MARQUES DE COMMERCE |
Radiation |
ITV Technologies, Inc. c. Wic television Ltd.
T-1459-97
2003 CF 1056, juge Tremblay-Lamer
10-9-03
76 p.
Action résultant de l'utilisation par la demanderesse des lettres «ITV» dans sa dénomination sociale, son nom commercial et le nom de domaine de son site Web, malgré les objections de la défenderesse, qui a enregistré plusieurs marques de commerce où figurent ces mêmes lettres--La demanderesse (défenderesse reconventionnelle), ITV Technologies Inc. (ITV Technologies) est une société ayant un bureau à Vancouver (Colombie-Britannique)-- Depuis le 21 novembre 1995, elle exploite une entreprise Internet dont le nom commercial est ITV.net et l'adresse Web, www.itv.net--Sur ce site Web, elle archive des séquences vidéo de natures diverses, et transmet en direct sur Internet des émissions audio et vidéo selon les sélections des utilisateurs qui accèdent à ce site au moyen de leurs ordinateurs--La défenderesse (demanderesse reconventionnelle), WIC Television Ltd. (WIC), est une société ayant un bureau à Vancouver (Colombie-Britannique)--Elle travaille dans le domaine de la télédiffusion, de la production de programmes et des communications multimédias--WIC est le propriétaire inscrit des marques de commerce suivantes: 1) en 1983, la marque de commerce no TMA 286,066 («ITV et dessin- marque correspondant»), employée en liaison avec les films, les vidéodisques et vidéocassettes, les disques et les bandes audio et vidéo (marchandises), ainsi qu'avec les programmes de télévision et de radio, la télévision par câble et la production d'oeuvres d'animation (services); 2) en 1996, la marque de commerce no TMA 467,002 («ITV»), employée en liaison avec l'exploitation d'une station de télévision; 3) en 1998, la marque de commerce no TMA 490,009 («ITV et dessin- marque correspondant»), employée en liaison avec les services de télédiffusion--Sous le régime de la Loi sur la radiodiffusion, WIC est titulaire d'une licence relative à la station de télévision CITV, sise à Edmonton, qui est en exploitation depuis 1974 sous la dénomination «ITV»-- Depuis le 20 janvier 1995, WIC exploite sous le nom de domaine «ITV.ca» un site Web offrant aux utilisateurs des actualités, des bulletins météorologiques, ainsi que de l'information financière et culturelle--En juillet 1997, ITV Technologies a engagé une action devant la Cour fédérale demandant la radiation des marques de commerce de WIC aux motifs qu'elles n'étaient pas enregistrables et ne distinguent plus les marchandises et services de cette entreprise de ceux des autres commerçants--Le 24 octobre 1997, WIC a déposé une défense et demande reconventionnelle, ainsi qu'une demande d'injonction provisoire--Dans sa demande reconventionnelle, WIC poursuit ITV Technologies pour commercialisation trompeuse, violation de marque de commerce et dépréciation de l'achalandage attaché à des marques déposées, sous le régime, respectivement, des art. 7b), 20 et 22 de la Loi--Le 25 novembre 1997, WIC a obtenu une injonction provisoire qui a entraîné la fermeture du site Web www.itv.net--Il a été mis fin à cette injonction lors d'une nouvelle audience trois semaines plus tard, au motif que WIC n'avait pu établir l'existence d'un préjudice irréparable--En 2000, WIC a vendu l'entreprise et les marques de commerce ITV à Global--En septembre 2000, ITV est devenue Global Edmonton, et Global a abandonné les marques de commerce ITV--La présente action ne porte donc que sur la période ayant précédé septembre 2000--ITV Technologies demande la radiation des marques de commerce de WIC aux motifs qu'elles n'étaient pas enregistrables à la date de l'enregistrement et qu'elles n'étaient pas distinctives à l'époque où ont été entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement en vertu des art. 18(1)a) et b) de la Loi--ITV Technologies invoque les art. 12(1)b), c) et e) et 10 de la Loi--L'art. 18(1)a) dispose qu'il doit être répondu en fonction de la date d'enregistrement à la question de savoir si une marque de commerce est enregistrable--En ce qui concerne le premier motif invoqué par ITV Technologies, la marque, pour donner une description claire, doit faire plus que suggérer la nature ou la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée ou à l'égard desquels on projette de l'employer--En l'espèce, il faut décider si, selon l'impression immédiate ou la première impression qui s'en dégage, la marque «ITV» donne une description claire des marchandises ou services de WIC pour le consommateur ordinaire--La marque «ITV» ne décrit pas la composition matérielle de ces marchandises ou services ni ne se rapporte à leur qualité intrinsèque--En outre, la preuve établit que les lettres «ITV» sont employées dans une pluralité de sens, par exemple ceux de télévision indépendante, de télévision interactive, de télévision Internet et de télé-enseignement--Le fait que les lettres ITV puissent recevoir plusieurs significations constitue une autre indication que les marques de WIC ne donnent pas une description claire des marchandises ou services--Le consommateur moyen, voyant l'expression «télévision indépendante», n'aurait pas comme impression immédiate ou première qu'elle donne une description claire de marchandises telles que les films et les disques ou de services tels que l'exploitation d'une station de télévision--Pour ne pas être enregistrables, les marques en question auraient dû donner une description claire des marchandises ou services de WIC, ce qui aurait été le cas si elles avaient par exemple contenu les termes «station de télédiffusion»--Pour tous ces motifs, la preuve n'étaye pas la thèse d'ITV Technologies selon laquelle les marques en question n'étaient pas enregistrables parce qu'elles donnent une description claire des marchandises ou services de WIC--Pour ce qui concerne le second motif invoqué par ITV Technologies, la Cour fédérale a établi que le critère applicable à l'art. 12(1)c) est plus étroit que celui qui concerne l'usage de termes descriptifs (Unitel Communications Inc. c. Bell Canada (1995), 92 F.T.R. 161 (C.F. 1re inst.))--La marque, considérée dans son ensemble, doit être manifestement le nom des marchandises ou services du déposant selon l'impression immédiate ou première du consommateur ordinaire de ces marchandises ou services--Si la marque «ITV» peut être comprise comme sigle d'expressions multiples, par exemple des expressions anglaises signifiant télévision Internet, télévision interactive, télé-enseignement ou télévision indépendante, il s'ensuit qu'elle ne peut être constituée du nom des marchandises ou services de WIC--La preuve n'étaye pas non plus la thèse d'ITV Technologies selon laquelle les marques de WIC n'étaient pas enregistrables sous le régime de l'art. 12(1)c) parce qu'elles sont constituées des noms des marchandises ou des services à l'égard desquelles elles sont employées--Le troisième motif invoqué par ITV Technologies à propos du caractère enregistrable est fondé sur les art. 12(1)e) et 10-- Aux termes de l'art. 10, l'adoption ou l'emploi d'une marque peuvent être interdits si, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, elle devient reconnue au Canada comme désignant le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou la date de production de marchandises ou services--Cette interdiction de la Loi a pour conditions que l'usage de la marque en question se fasse au Canada et que celle-ci ait été couramment employée au Canada à l'époque considérée comme désignant un aspect des marchandises ou services qui en forment l'objet--La date pertinente pour l'établissement de la pratique commerciale ordinaire et authentique visée à l'art. 10 est la date où l'auteur de la demande d'enregistrement a commencé à employer sa marque--Selon la preuve, le terme «ITV» n'est pas couramment employé et reconnu au Canada comme désignant le genre, la qualité, la valeur ou le lieu d'origine des marchandises et services énumérés précédemment aux dates pertinentes d'adoption--L'art. 10 n'interdisait donc l'adoption d'aucune des marques de commerce de WIC--Par conséquent, les marques de commerce de WIC étaient enregistrables au motif qu'elles ne relèvent pas des exceptions prévues aux art. 12(1)b), c) et e) et 10--ITV Technologies soutient en outre que les marques de WIC devraient être radiées au motif qu'elles n'étaient pas distinctives à l'époque où furent entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement--La date pertinente est le 4 juillet 1997-- Les marques «ITV» de WIC apparaissaient à l'écran, sur les véhicules, en liaison avec les activités communautaires, les congrès et les exposés de vente, dans les journaux, à la radio, dans les transports en commun, sur les panneaux d'affichage, dans le matériel publicitaire et sur le papier à lettres--Selon la preuve, les marques de commerce «ITV» de WIC étaient notoires et distinguaient ses services de télédiffusion de ceux des autres, en particulier en Alberta--Par conséquent, la preuve n'étaye pas la thèse d'ITV Technologies comme quoi les marques de commerce de WIC devraient être radiées au motif qu'elles n'étaient pas distinctives--La demande d'ITV Technologies est rejetée--Dans sa demande reconvention-nelle, WIC poursuit ITV Technologies pour commerciali-sation trompeuse, violation de marque de commerce et dépréciation de l'achalandage attaché à des marques de commerce déposées--En ce qui concerne le premier facteur cité à l'art. 6(5) de la Loi, le caractère distinctif inhérent de la marque renvoie à son originalité--En l'espèce, la marque verbale «ITV» enregistrée par WIC possède un caractère distinctif inhérent peu marqué et doit être considérée comme une marque faible--Dans le cas où une marque ne possède pas de caractère distinctif inhérent, elle peut encore acquérir un caractère distinctif par un usage continu sur le marché--En l'espèce, s'il est vrai que la marque verbale «ITV» de WIC est une marque faible, elle a acquis jusqu'à un certain degré un caractère distinctif--La preuve établit que cette marque était notoire, en particulier en Alberta, du fait d'une publicité étendue--La preuve établit aussi que les marques «ITV» de WIC étaient notoires en liaison avec l'exploitation d'une station de télévision à Edmonton--Selon la preuve, la plus grande partie de la publicité de WIC se rapportait à ses services de télédiffusion--La preuve n'a pas établi, toutefois, que les marques de WIC étaient connues en liaison avec son site Web et Internet--En ce qui concerne la période pendant laquelle la marque a été en usage, on peut présumer qu'une marque de commerce d'adoption ou d'enregistrement récents n'est pas généralement connue du public--Inversement, la marque qui a été en usage pendant une longue durée est présumée avoir créé une certaine impression chez les consommateurs, impression à laquelle il faut accorder un certain poids--La preuve établit que WIC a employé sa marque verbale «ITV» à partir de septembre 1974, et ses dessins-marques «ITV» à partir d'août 1982 et de juillet 1994 respectivement--ITV Technologies, quant à elle, a commencé à employer ses marques ITV en novembre 1995--La prise en compte de ce facteur favorise donc WIC--En ce qui concerne le genre de marchandises, services ou entreprises, la ressemblance des marchandises ou services ne peut être considérée comme une condition sine qua non d'une conclusion positive de confusion, étant donné que l'art. 6(2) porte qu'il peut y avoir confusion «que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale»--Cependant, le critère fondamental est la confusion, et le fait que le produit ne fait pas penser à un autre sera un signe convaincant que la confusion est peu probable-- Bien que la télédiffusion et la diffusion Web soient liées en ce qu'elles offrent toutes deux un contenu audio-vidéo au grand public, le consommateur ordinaire aurait pu, à la date considérée, saisir ces différences entre la télédiffusion et la diffusion Web--Pour ces motifs, la télédiffusion et la diffusion Web sont des activités différentes, de sorte que les services d'ITV Technologies ne sont pas semblables à ceux de WIC--En ce qui concerne la nature du commerce, les services d'ITV Technologies et de WIC sont fournis par le moyen de deux véhicules différents--Le service de télédiffusion de WIC est offert par l'intermédiaire de son poste de télévision, tandis que le service de diffusion Web d'ITV Technologies est fourni sur Internet, l'utilisateur accédant à ce service par son ordinateur--Ce fait réduit la probabilité de confusion--Les services des deux parties étaient offerts dans des régions différentes--S'il est vrai que les émissions de la station ITV pouvaient être vues partout au Canada, l'Alberta représentait la majorité de ses téléspectateurs--En revanche, ITV Technologies exerçait son activité à l'échelle internationale, ayant été reconnue pour sa diffusion Web d'événements tels que les Jeux olympiques d'Atlanta, le Festival du film de Cannes et les Grammy Awards--Ce fait réduit lui aussi la probabilité de confusion--Le dernier facteur à examiner est la ressemblance entre les deux marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent--Pour ce qui concerne les dessins-marques de WIC, il y a peu de ressemblance entre elles et la marque d'ITV Technologies--Le style des caractères, les couleurs et leur agencement, ainsi que l'apparence générale des marques de WIC sont complètement différents de ceux du dessin- marque d'ITV Technologies--Selon la preuve, le dessin- marque d'ITV Technologies n'est pas semblable à ceux de WIC--La question suivante à trancher est celle du degré de ressemblance entre les usages respectifs qu'ont fait ITV Technologies et WIC des lettres «ITV» comme marque verbale--ITV Technologies a employé la marque «ITV» dans sa dénomination sociale (ITV Technologies Inc.), dans son nom commercial (ITV.net) et comme nom de domaine pour son site www.itv.net--Si les lettres «ITV» forment la caractéristique principale des marques ci-dessus, le mot «Technologies» et le suffixe «.net» suffisent à distinguer les marques d'ITV Technologies de celles de WIC--En l'espèce, ITV Technologies a produit des éléments prouvant qu'il y avait, à la date pertinente, de nombreux sites Web dont la désignation comportait le préfixe «ITV»--Ces éléments indiquent que de nombreuses entreprises et autres entités employaient les lettres «ITV» à des fins de désignation et que, par conséquent, WIC n'avait pas de droit sur tous les noms de domaine comportant le préfixe «ITV»--Outre les cinq facteurs dont il doit être tenu compte pour décider s'il y a probabilité de confusion, la Loi prescrit au tribunal de prendre en considération toutes les circonstances de l'espèce--L'une des circonstances importantes dont les tribunaux tiennent compte est la présence d'éléments établissant une confusion réelle--La Cour a accordé peu de poids à l'opinion des experts touchant la question de la confusion--Après considération et appréciation de l'ensemble des circonstances en plus des facteurs énumérés à l'art. 6(5), il ressort que l'usage par ITV Technologies de ses marques «ITV» ne crée pas de confusion avec les marques déposées de WIC--Il n'y a donc pas eu contravention à l'art. 20 de la Loi--WIC soutient en outre que l'usage par ITV Technologies de ses marques «ITV» a entraîné la diminution de la valeur de l'achalandage attaché aux marques de commerce déposées de WIC, en contravention de l'art. 22--En l'espèce, le consommateur ordinaire n'aurait pas immédiatement fait le lien avec WIC en voyant le nom commercial (ITV.net), la dénomination sociale (ITV Technologies Inc.) ou l'adresse Web (www.itv.net) d'ITV Technologies, vu les éléments de preuve établissant que de nombreuses entités employaient le sigle «ITV» à des fins de désignation--En l'absence d'un tel lien, on ne peut dire que l'achalandage de WIC ait été déprécié--L'usage de la marque de commerce doit aussi avoir pour effet d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à une marque de commerce déposée-- En l'espèce, même en supposant que le consommateur ordinaire ait conclu à l'existence d'un lien entre ITV Technologies et WIC, la valeur des marques «ITV» de WIC n'en aurait pas été diminuée--La preuve établit qu'ITV Technologies était une entreprise pionnière et innovante dans le domaine de la diffusion Web--ITV Technologies avait une réputation si enviable que WIC lui a même demandé sa collaboration pour le programme «Investor's On-line Show»--Par conséquent, même si le consommateur ordinaire avait eu l'impression qu'il existait un lien entre ITV Technologies et WIC, il ne se serait pas fait une idée défavorable de celle-ci à partir de l'activité et du site Web de celle-là--En ce qui concerne la commercialisation trompeuse, WIC fait valoir que l'emploi par ITV Technologies de la marque «ITV» contrevient à l'art. 7b)-- L'art. 7b) est l'expression dans la loi de l'action en passing-off classique relevant de la common law--Pour obtenir gain de cause, le demandeur doit établir trois éléments: 1) l'existence d'un achalandage; 2) l'induction en erreur du public attribuable à la représentation trompeuse; 3) des dommages réels ou possibles pour le demandeur--En l'espèce, si la preuve établit que les marques de commerce de WIC ont acquis un achalandage en liaison avec la station de télévision d'Edmonton, elle n'étaye pas la conclusion qu'il y aurait eu induction en erreur du public attribuable à la représentation trompeuse--De plus, les marques d'ITV Technologies ne créent pas de confusion avec celles de WIC--Étant donné que l'induction en erreur du public attribuable à la représentation trompeuse constitue un élément essentiel de l'action en commercialisation trompeuse, WIC ne peut obtenir gain de cause à cet égard--En conséquence, l'emploi par ITV Technologies de ses marques «ITV» ne contrevient pas à l'art. 7b)--La demande reconventionnelle de la défenderesse WIC Television Ltd. est rejetée--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 6(5), 7b), 10, 12 (mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 193), 18, 20 (mod., idem, art. 196), 22, 57(1)--Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11.