Fiches analytiques

Marques de commerce

Contrefaçon

Les demanderesses vendaient un produit du tabac, appelé Rooftop, sans marque de fabrique sur l’emballage—Action sollicitant un jugement déclaratoire portant que la vente au Canada des cigarettes de marque Rooftop n’enfreignait pas les droits des défenderesses relativement à l’enregistrement de la marque MARLBORO—La demande reconventionnelle des défenderesses faisait état de cette contrefaçon—Elles soutenaient que les demanderesses invitaient les consommateurs à associer leurs produits à la marque Marlboro en utilisant le même habillage pour l’emballage et en refusant d’apposer la marque de fabrique sur l’emballage, usurpant donc implicitement les droits des défenderesses quant à la marque MARLBORO et contrevenant aux art. 19, 20 et 22 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-10—Les produits associés aux marques qui appartiennent aux demanderesses et aux défenderesses sont semblables—Cependant, les dessins-marques utilisés par les demanderesses n’ont rien à voir avec la marque verbale enregistrée des défenderesses—Dans un tel cas, la Cour peut tenir compte de facteurs extrinsèques aux marques, et doit le faire, pour établir si l’utilisation par les demanderesses des dessins-marques ROOFTOP crée de la confusion avec la marque de commerce MARLBORO des défenderesses—Le prix, la clientèle cible et le mélange de cigarettes font partie des circonstances de l’espèce qui doivent être prises en compte en application de l’art. 6(5) de la Loi pour établir s’il y a possibilité de confusion—La Cour a tenu compte des facteurs énoncés à l’art. 6(5) ainsi que des preuves documentaire et testimoniale pour en arriver à la conclusion que l’utilisation par les demanderesses des dessins-marques ROOFTOP ne crée pas de confusion et qu’il n’y a pas de possibilité de confusion—Bien que certains consommateurs utilisaient le nom Marlboro pour faire référence au produit générique des demanderesses, il n’y avait aucune confusion quant à la source du produit des demanderesses—Aucun élément de preuve ne démontrait que les consommateurs canadiens croyaient que les défenderesses étaient la source du produit générique des demanderesses—L’art. 20 tente d’empêcher la confusion quant à la source, pas quant au nom—La disposition ne trouvait donc pas application en l’espèce—Les demanderesses n’employaient pas la marque verbale enregistrée des défenderesses—Les dessins-marques ROOFTOP n’amènent pas les consommateurs à croire que le produit des demanderesses est associé au produit des défenderesses—La Cour a conclu que les dessins-marques ROOFTOP des demanderesses et la marque verbale MARLBORO des défenderesses sont valides et que les demanderesses n’ont pas enfreint les art. 19, 20, 22—En outre, la Cour a conclu que l’emballage Marlboro des défenderesses n’est pas essentiellement semblable à l’emballage des demanderesses et ne violait pas les droits d’auteur—Action accueillie, demande reconventionnelle rejetée.

Philip Morris Products S.A. c. Marlboro Canada Limited (T-1784-06, 2010 CF 1099, juge de Montigny, jugement en date du 8 novembre 2010, 169 p.)