International Board of Standards and Practices for Certified Financial Planners Inc. c. Institut canadien de planification financière
T-1838-91
juge Joyal
27-4-93
20 p.
Appel d'une décision radiant la marque de commerce «CFP» de l'appelante -- Le College for Financial Planning est un établissement d'enseignement dispensant des cours et des examens donnant accès au titre de planificateur financier, en liaison avec la marque de commerce «CFP» -- Depuis 1983, le collège est le propriétaire inscrit de la marque «CFP» à des fins de [traduction] «services d'enseignement, savoir des cours de planification financière», sur la base de son emploi au Canada depuis 1973 ainsi que de son emploi et de son enregistrement aux É.-U. -- L'appelante est une société indépendante à but non lucratif constituée en 1985 par le collège et par l'Institute of Certified Financial Planners pour veiller à ce que les planificateurs financiers agréés se conforment à des normes reconnues -- Le collège et l'appelante sont établis aux É.-U. -- La preuve montre que, de 1983 à 1987, des résidents canadiens se sont inscrits aux services d'enseignement dispensés par le collège en vue d'obtenir le titre de «CFP», ou de planificateur financier agréé -- Les renseignements fournis par le collège font à maintes reprises mention de la marque «CFP» en tant que marque d'identification -- L'appelante établissait les normes d'examen et transmettait les résultats des examens aux étudiants -- En 1987, le collège a cédé la marque de commerce à l'appelante -- La cession a été enregistrée au bureau des marques de commerce -- Six mois plus tard, l'appelante s'est vu signifier un avis en vertu de l'art. 44 (maintenant art. 45) lui enjoignant de fournir la preuve selon laquelle elle continuait à employer la marque au Canada -- L'audience n'a eu lieu qu'en 1991 -- Dans l'intervalle, en 1989, le collège a été inscrit à titre d'usager inscrit -- Le registraire a conclu que, pendant la période pertinente, la marque de commerce n'avait pas été employée -- Il a fait remarquer qu'il n'existait aucune preuve de services fournis au Canada à l'égard de l'un ou l'autre de deux candidats canadiens qui avaient terminé le programme d'études CFP en 1987, ou qu'une partie du «programme d'études» avait été effectuée au Canada -- L'appelante allègue qu'elle n'a pas employé la marque de commerce en liaison avec des services d'enseignement parce que son intention était toujours de s'en remettre au collège pour la prestation de ces services -- Elle avait l'intention de désigner le collège comme usager inscrit, mais par inadvertance elle a omis de le faire -- La cession a constitué le premier jalon en vue de confier à l'appelante la gestion de la marque de commerce et la responsabilité d'en surveiller l'emploi -- L'appelante soutient que le fait que, par inadvertance, elle a omis d'inscrire le collège comme usager inscrit constitue une «circonstance spéciale» susceptible de justifier le défaut d'emploi -- Appel accueilli -- Aucun arrêt ne porte directement sur les marques de services en liaison avec des services d'enseignement, mais des questions analogues ont été soulevées dans Saks & Co. v. Canada (Registrar of Trade Marks) (1989), 24 C.P.R. (3d) 49 (C.F. 1re inst.), dans lequel il a été conclu que la preuve justifiait amplement le maintien de l'enregistrement concernant la prestation de services de magasins de détail -- Il ne fait aucun doute que le collège, en sa qualité de titulaire de licence, a employé la marque au Canada en 1987 -- Le débat porte donc sur la question de savoir si le défaut d'emploi par le propriétaire inscrit est attribuable à des circonstances spéciales le justifiant -- Examen des arrêts portant sur l'application de l'art. 44 (maintenant art. 45) -- L'art. 45 prévoit une procédure sommaire visant à éliminer les marques de commerce non employées -- Le même point de vue devrait être adopté à l'égard de l'art. 44(3) -- Les mots de la version anglaise «special circumstances that excuse such absence of use» («que le défaut d'emploi n'a pas été attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient») n'imposent pas au propriétaire inscrit la charge d'établir l'existence de circonstances spéciales qui «justifieront» (justify) le défaut d'emploi, mais de circonstances qui l'«excuseront» (excuse) -- L'emploi par le propriétaire initial ayant un lien de dépendance avec l'appelante ne trompe pas le public et ne porte pas atteinte à l'intégrité de la marque de commerce -- La Cour ne devrait pas laisser les formalités qui existent dans le droit des marques de commerce submerger complètement l'objet et le fond manifestes de la procédure prévue à l'art. 45 -- Conséquences pratiques de la radiation à ce stade -- La procédure prévue à l'art. 45 ne vise pas à conférer des droits à celui qui en est l'initiateur ou à trancher un litige entre deux protagonistes réclamant les mêmes droits à l'égard du même bien -- Il s'agit du cas oú le propriétaire initial d'une marque de commerce a cédé la marque à un nouvel établissement, tout en continuant à l'utiliser comme auparavant sans être désigné comme usager inscrit -- Compte tenu des circonstances spéciales, l'omission d'effectuer pareille désignation constitue le genre d'excuse prévue par la loi -- Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 45.