Jugements

A-365-96

Pink Panther Beauty Corporation (appelante)

c.

United Artists Corporation (intimée)

Répertorié: Pink Panther Beauty Corp.c. United Artists Corp. (C.A.)

Cour d'appel, juge en chef Isaac, juges Linden et McDonald, J.C.A."Toronto, 22 janvier; Ottawa, 30 mars 1998.

Marques de commerce — Enregistrement — Marques célèbres — Marque —The Pink Panther— — Pas de risque de confusion entre une marque célèbre et une autre marque en l'absence de tout lien entre les marchandises et les commerces respectifs (entreprise cinématographique d'une part, soins capillaires et produits de beauté d'autre part).

La marque de commerce de l'intimée, "The Pink Panther" (en français "La panthère rose" tirée d'une série de films comiques avec Peter Sellers dans le rôle de l'inspecteur Clouseau), qui fait l'objet de la poursuite en l'espèce, est enregistrée, depuis plus de trente ans, pour utilisation au Canada en liaison avec des services de divertissement. En 1986, l'appelante, Pink Panther Beauty Corporation, a demandé l'enregistrement de la marque de commerce "Pink Panther" pour un usage projeté en liaison avec des produits de beauté et de soins capillaires, et dans l'exploitation d'une entreprise spécialisée dans la distribution de ces produits ainsi que dans l'éducation et la formation d'autres personnes dans leur distribution.

Dans l'instance en opposition, le registraire des marques de commerce a conclu que, étant donné la nature complètement différentes des marchandises, des services et des secteurs d'activité des parties, il n'existait pas de risque de confusion entre les marques. En appel de cette décision, le juge de première instance a estimé qu'étant donné que la marque était très célèbre et donc digne d'une protection étendue, les différences entre le genre de marchandises et de commerces de l'appelante et de l'intimée étaient moins importantes qu'elles pourraient l'être par ailleurs dans la détermination du risque de confusion. Il a tranché en faveur de l'intimée. C'est cette décision qui a fait l'objet du présent appel.

Arrêt (le juge McDonald, J.C.A., dissident): l'appel doit être accueilli.

Le juge Linden J.C.A.: La question essentielle était de savoir si le juge de première instance a eu raison de conclure qu'il existait un risque que, dans l'esprit du consommateur moyen, la marque de l'appelante crée de la confusion avec la marque de l'intimée.

Lorsqu'on considère le fondement de la protection des marques de commerce et ce qui justifie que la protection s'applique à certaines choses et non à d'autres, il ne faut pas oublier qu'il s'agit toujours, dans l'examen des questions de propriété, de soupeser le droit public à la concurrence en regard du droit privé à la propriété. Ce qui importe c'est que la marque de commerce soit associée dans l'esprit du public aux biens que produit son propriétaire. C'est l'association d'une marque de commerce à une source précise qui constitue l'élément décisif permettant de comprendre les droits que la Loi sur les marques de commerce protège. La Loi pose clairement que la protection ne vise pas le droit exclusif à toute marque qu'une personne peut concevoir, mais le droit exclusif d'employer celle-ci en liaison avec certains produits ou services.

Le paragraphe 6(5) énumère six facteurs dont il faut tenir compte pour déterminer s'il y a un risque de confusion entre des marques de commerce, cinq spécifiques et un général. Les facteurs spécifiques sont les suivants: le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période d'emploi; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. L'élément général consiste en toutes les circonstances de l'espèce.

La plupart des décisions concernant des marques célèbres et similaires ont une faible valeur jurisprudentielle. Ces affaires reposent sur des faits particuliers, souvent uniques. Elles supposent l'examen de l'importance à attribuer à chacun des critères ou aux circonstances de l'espèce.

Le juge de première instance a examiné les facteurs pertinents et il est difficile de trouver, relativement à l'un ou l'autre de ces facteurs, des erreurs dans les conclusions de fait qu'il a tirées. Toutefois, il s'est trompé dans la façon de les apprécier globalement et la conclusion qui en a découlé est erronée. Les marques, bien que non identiques, sont très similaires. La marque de commerce appartenant à United Artists était manifestement une marque célèbre et possédant un caractère distinctif inhérent. Elle était utilisée au Canada depuis plus de trente ans. Toutefois, il ne s'agissait pas de savoir à quel point la marque était célèbre, mais de déterminer s'il existait un risque de confusion, dans l'esprit du consommateur moyen, entre la marque de United Artists et la marque que l'appelante projetait d'employer en liaison avec des biens et services déterminés. Vu l'énorme différence entre le genre de marchandises et la nature du commerce, la question devait recevoir une réponse négative. Le juge de première instance n'a pas suffisamment insisté sur le fait que non seulement les marchandises étaient totalement différentes dans chaque cas, mais qu'en outre il n'existait aucune sorte de lien entre elles.

Ce n'est pas parce la marque de l'intimée était célèbre qu'il fallait automatiquement présumer qu'il y aurait confusion. Dans les circonstances, si l'on garde à l'esprit que le critère à satisfaire était la probabilité de confusion (et non la possibilité de confusion), la notoriété de la marque ne saurait constituer un atout de commercialisation propre à éliminer complètement les autres facteurs. Ce n'est pas parce que les mots qui figurent dans le titre d'un film d'Hollywood sont bien connus qu'il devient interdit à tout jamais au monde entier de les employer pour mettre en marché des biens différents.

Certes, un produit employant le nom "Pink Panther" qui utiliserait simultanément une illustration d'un chat rose pourrait semer la confusion dans le public, mais on ne peut pas dire que l'emploi des mots seuls suscite une telle confusion. Une bonne partie de la notoriété que la présente Cour et la cour inférieure ont reconnu à la marque de l'intimée ne découlait pas des mots "The Pink Panther", mais de la musique et des images du dessin animé qui y étaient associées. Dans le présent cas, seuls les mots étaient employés. Il n'y avait ni dessin ni musique d'accompagnement. Il était raisonnable de conclure que, pour la personne moyenne à qui l'on ne présente pas ces autres caractéristiques, la marque projetée de l'appelante ne créerait aucune confusion quant à la source. Toutefois, cela ne donnait pas carte blanche à l'appelante pour exploiter toutes les marques de commerce de l'intimée comme elle l'entend dans la vente de n'importe quel produit. L'appelante restait assujettie aux restrictions qu'imposent la Loi sur les marques de commerce et la common law.

Le juge McDonald, J.C.A. (dissident): L'appel doit être rejeté. Le juge de première instance n'a pas commis d'erreur dans son appréciation des facteurs dont il faut tenir compte sous le régime du paragraphe 6(5) de la Loi sur les marques de commerce. C'était précisément en raison de la notoriété et du renom associés au nom "The Pink Panther" que l'appelante l'a choisi pour son entreprise. Elle cherchait à tirer profit du renom dont jouit le nom commercial de l'intimée. L'appelante pouvait certes employer ce nom, à condition d'obtenir d'abord la permission de l'intimée. En arriver à une autre solution dans le cas d'un nom commercial aussi célèbre et répandu que "The Pink Panther" ferait trop pencher la balance en faveur du copieur qui cherche à profiter financièrement du succès de la création d'un autre.

Comme il ressort clairement de la décision Polysar Ltd. c. Gesco Distributing Ltd. (1985), 6 C.P.R. (3d) 289 (C.F. 1^re inst.), il n'est pas toujours nécessaire, dans le cas d'une marque de commerce distinctive et très répandue, que cette marque soit employée pour des marchandises similaires ou dans une industrie similaire pour que la confusion existe.

Compte tenu de la popularité de la marque de commerce de l'intimée, de la période pendant laquelle elle a prévalu sur le marché canadien (plus de 30 ans) et de sa forte diversification (des dessins animés aux commerciaux pour du fibre de verre), permettre à l'appelante d'utiliser le nom "Pink Panther" créera une confusion pour le consommateur moyen. Il est naïf de croire que la décision de l'appelante d'utiliser le nom "Pink Panther" n'était pas délibérée ou était sans rapport avec la notoriété de la marque. À la seule vue de ces mots, le consommateur moyen va se demander si l'intimée n'est pas la personne qui fait la promotion de ces produits. Tout comme le fait de voir les mots Mickey Mouse ou Donald Duck évoque une image de ces personnages de Disney dans l'esprit du consommateur, qui l'amène à croire que Disney est associé au produit, le nom Pink Panther apposé sur une bouteille de shampoing aura le même effet.

lois et règlements

Loi sur la concurrence déloyale, 1932, S.C. 1932, ch. 38.

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 2 "distinctive", 4(1), 6, 7c ), 19 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 60), 20 (mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 196), 30 (mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 230; 1994, ch. 47, art. 198), 40 (mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 231), 56.

jurisprudence

décisions appliquées:

Krazy Glue, Inc. c. Grupo Cyanomex, S.A. de C.V. (1992), 45 C.P.R. (3d) 161; 57 F.T.R. 278 (C.F. 1^re inst.); Choice Hotels International Inc. c. Hotels Confortel Inc. (1996), 67 C.P.R. (3d) 340; 112 F.T.R. 39 (C.F. 1^re inst.); Eno v. Dunn (1980), 15 App. Cas. 252 (H.L.); Freed & Freed Ltd. v. Registrar of Trade Marks et al., [1950] R.C.É. 431; [1951] 2 D.L.R. 7; (1950), 14 C.P.R. 19; 11 Fox Pat. C. 5; Sunshine Biscuits, Inc. c. Corporate Foods Ltd. (1982), 61 C.P.R. (2d) 53 (C.F. 1^re inst.); Western Clock Co. v. Oris Watch Co. Ltd., [1931] R.C.É. 64; [1931] 2 D.L.R. 775; Polysar Ltd. c. Gesco Distributing Ltd. (1985), 6 C.P.R. (3d) 289 (C.F. 1^re inst.); Joseph E. Seagram & Sons Ltd. c. Seagram Real Estate Ltd. (1990), 33 C.P.R. (3d) 454; 38 F.T.R. 96 (C.F. 1^re inst.); Berry Bros. & Rudd Ltd. c. Planta Tabak-Manufactur Dr. Manfred Oberman (1980), 53 C.P.R. (2d) 130 (C.F. 1^re inst.); Playboy Enterprises Inc. c. Germain (1978), 39 C.P.R. (2d) 32 (C.F. 1^re inst.); Playboy Enterprises, Inc. c. Astro Tire & Rubber Co. of Canada Ltd. (1978), 46 C.P.R. (2d) 87 (C.O.M.C.).

distinction faite avec:

Maple Leaf Gardens Ltd. c. Leaf Confections Ltd. (1986), 10 C.I.P.R. 267; 12 C.P.R. (3d) 511; 7 F.T.R. 72 (C.F. 1^re inst.); conf. par Leaf Confections Ltd. c. Maple Leaf Gardens Ltd. (1988), 19 C.P.R. (3d) 331; 87 N.R. 385 (C.A.F.).

décisions examinées:

Cartier, Inc. c. Cartier Optical Ltd./Lunettes Cartier Ltée (1988), 19 C.I.P.R. 69; 20 C.P.R. (3d) 68; 17 F.T.R. 106 (C.F. 1^re inst.); Coca-Cola Ltd. c. Fisher Trading Co. (1988), 19 C.I.P.R. 307; 25 C.P.R. (3d) 200; 21 F.T.R. 6 (C.F. 1^re inst.); Oshawa Holdings Ltd. c. Fjord Pacific Marine Industries Ltd. (1981), 55 C.P.R. (2d) 39; 36 N.R. 71 (C.A.F.); Can. Wire & Cable Ltd. c. Heatex Howden Inc. (1986), 11 C.I.P.R. 147; 13 C.P.R. (3d) 183 (C.F. 1^re inst.); Clorox Co. c. E.I. Du Pont de Nemours and Co. (1995), 64 C.P.R. (3d) 79; 103 F.T.R. 55 (C.F. 1^re inst.); Ikea Ltd./Ikea Ltée c. Idea Design Ltd. (1987), 11 C.I.P.R. 313; 13 C.P.R. (3d) 476; 8 F.T.R. 215 (C.F. 1^re inst.); Frescobaldi, et al. faisant affaire sous le nom de Frescobaldi c. T.G. Bright & Co., Ltd. (1985), 4 C.P.R. (3d) 569 (C.O.M.C.); Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd. (1986), 8 C.I.P.R. 232; 9 C.P.R. (3d) 341 (C.F. 1^re inst.); conf. par [1987] 3 C.F. 544; (1987), 38 D.L.R. (4th) 544; 17 C.I.P.R. 263; 14 C.P.R. (3d) 314; 80 N.R. 9 (C.A.); Miss Universe, Inc. c. Bohna, [1995] 1 C.F 614; (1994), 58 C.P.R. (3d) 381; 176 N.R. 35 (C.A.); Miss Universe, Inc. c. Bohna, [1992] 3 C.F. 682; (1992), 43 C.P.R. (3d) 462 (1^re inst.).

décisions citées:

Sinclair (John) Ld. — In the Matter of a Trade Mark of (1932), 49 R.P.C. 123 (Ch. D.); Bowden Wire Ld. v. Bowden Brake Co. Ld. (1914), 31 R.P.C. 385 (H.L.); Pinto v. Badman (1891), 8 R.P.C. 181 (C.A.); Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstering Ltd. (1980), 110 D.L.R. (3d) 189; 47 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1^re inst.); Wedgwood plc c. Thera Holding Ltd. (1987), 18 C.I.P.R. 209; 18 C.P.R. (3d) 201 (C.O.M.C.); Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, [1985] 1 C.F. 406; (1985), 1 C.I.P.R. 309; 4 C.P.R. (3d) 523; 61 N.R. 286 (C.A.); Carson c. Reynolds, [1980] 2 C.F. 685; (1980), 115 D.L.R. (3d) 139; 49 C.P.R. (2d) 57 (1^re inst.); Danjaq, S.A. c. Zervas (1997), 75 C.P.R. (3d) 295; 135 F.T.R. 136 (C.F. 1^re inst.); Glen-Warren Productions Ltd. c. Gertex Hosiery Ltd. (1990), 29 C.P.R. (3d) 7; 32 F.T.R. 274 (C.F. 1^re inst.); Conde Nast Publications Inc. c. Gozlan Brothers Ltd. (1980), 49 C.P.R. (2d) 250 (C.F. 1^re inst.); Hack (Edward) — In the Matter of an Application to register a Trade Mark by (1941), 58 R.P.C. 91 (Ch. D.).

doctrine

Henderson G. F. "An Overview of Intellectual Property" dans Henderson G. F. (ed.). Trade-Marks Law of Canada. Toronto: Carswell, 1993.

McLachlin, Madam Justice Beverley "Intellectual Property " What's it all About" dans Henderson G. F. (ed.). Trade-Marks Law of Canada . Toronto: Carswell, 1993.

APPEL d'une décision de la Section de première instance (United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp. (1996), 67 C.P.R (3d) 216; 111 F.T.R. 241 (C.F. 1^re inst.)) accueillant l'appel de la décision du registraire des marques de commerce (United Artists Pictures, Inc. c. Pink Panther Beauty Corp. (1990), 34 C.P.R. (3d) 135 (C.O.M.C.)), la Section de première instance ayant conclu qu'il y avait risque de confusion entre la marque de commerce célèbre de l'intimée "The Pink Panther", enregistrée pour son usage en liaison avec des films cinématographiques, et la marque de commerce de l'appelante "Pink Panther" enregistrée pour un usage en liaison avec des produits de beauté et de soins capillaires. Appel accueilli.

avocats:

Stephanie Chong pour l'appelante.

Adele J. Finlayson pour l'intimée.

avocats inscrits au dossier:

Lang Michener, Toronto, pour l'appelante.

Shapiro Cohen Andrews Finlayson, Ottawa, pour l'intimée.

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par

Le juge Linden, J.C.A.: Le présent appel porte sur la question de savoir jusqu'où va la protection que la Loi sur les marques de commerce¹ offre aux marques de commerce célèbres lorsqu'elles sont employées en liaison avec des marchandises ou des services totalement différents.

Les faits

Les films "Pink Panther" (connus en français sous le nom de "Panthère rose") sont une série de comédies mettant en vedette le grand et regretté comédien Peter Sellers dans le rôle de l'inspecteur Clouseau, un détective parisien gaffeur qui, malgré ses maladresses, parvient toujours à résoudre le crime. Dans le premier film de la série, intitulé The Pink Panther (en français: La Panthère rose) (1964), l'inspecteur Clouseau est chargé d'enquêter sur un vol. L'objet volé est une fabuleuse pierre précieuse affligée d'un unique petit défaut qui, lorsque la pierre est tenue dans la lumière, ressemble à une panthère rose. D'où le titre du film.

Bien qu'à l'origine le créateur, Blake Edwards, ait eu l'intention de faire de l'inspecteur Clouseau un personnage de soutien secondaire dans le premier film, c'est lui qui est devenu la vedette. Six autres films ont suivi: A Shot in the Dark; Return of the Pink Panther; The Pink Panther Strikes Again; The Revenge of the Pink Panther; Trail of the Pink Panther; et Curse of the Pink Panther; (en français: Quand l'inspecteur s'emmêle; Le retour de la Panthère rose; Quand la Panthère rose s'emmêle; La revanche de la Panthère rose; À la recherche de la Panthère rose; et La malédiction de la Panthère rose). Même si tous les films y font référence, la pink panther elle-même (c'est-à-dire le bijou) n'est essentielle que dans le premier film et n'apparaît à part cela que brièvement dans le troisième épisode de la série. Mais le nom de "Pink Panther" a survécu et continue d'être assez célèbre, non seulement par rapport aux films, mais aussi pour une série de dessins animés et un thème musical couronné par un Oscar.

L'intimée, United Artists Corporation, est propriétaire de trois marques de commerce déposées au Canada. L'affaire dont la présente Cour est saisie porte sur la marque "The Pink Panther" (numéro d'enregistrement 152,831), qui est enregistrée pour son usage en liaison avec "des enregistrements phonographiques, des films cinématographiques, des services de location et de distribution de films et des services de divertissement au moyen de films cinématographiques"². En outre, deux dessins d'une panthère sont également enregistrés comme marques de commerce. Le premier (numéro d'enregistrement 152,832) est enregistré en liaison avec "des services de location et de distribution de films et des services de divertissement au moyen de films cinématographiques"³. Le deuxième (numéro d'enregistrement 152,833) est enregistré en liaison avec "des enregistrements phonographiques et des services de divertissement au moyen de films cinématographiques"⁴. Ces deux dernières marques de commerce ne sont pas visées par la présente espèce. D'autres marques de commerce appartenant à l'intimée au Canada n'ont pas été invoquées dans la procédure d'opposition et ne sont pas pertinentes aux fins du présent appel. Il est à remarquer, toutefois, qu'il n'existe pas de marque de commerce déposée par l'intimée en liaison avec des produits de beauté.

Pink Panther Beauty Corporation, l'appelante, a été constituée en société pour vendre, sous son propre nom, des produits de beauté et de soins capillaires, offerts par l'intermédiaire de salons de beauté. Le 19 février 1986, elle a demandé l'enregistrement de la marque de commerce "Pink Panther" (sans l'article défini) pour un usage projeté au Canada en liaison avec un large éventail de produits de beauté et de soins capillaires, et dans l'exploitation d'une entreprise spécialisée dans la distribution de produits de beauté et de soins capillaires ainsi que dans l'éducation et la formation d'autres personnes dans la distribution de ces produits.

L'intimée s'est opposée à l'enregistrement. Dans une décision datée du 31 octobre 1990 [United Artists Pictures, Inc. c. Pink Panther Beauty Corp. (1990), 34 C.P.R. (3d) 135 (C.O.M.C.)], le registraire a statué, entre autres, qu'il n'existait pas de risque de confusion entre les marques. Il a estimé que la marque de l'opposante n'était pas bien connue au Canada, en insistant tout particulièrement sur la différence qui existait entre les biens et services utilisés par United Artists et ceux proposés par Pink Panther Beauty Corporation. Expliquant sa décision, il a précisé:

Indépendamment du fait que les marques en cause sont presque identiques, j'ai considéré que les marchandises, les services et les secteurs d'activités des parties sont complètement différents et que l'opposante n'a pas présenté de preuve à l'égard de la réputation actuelle de la marque déposée au Canada⁵.

United Artists a interjeté appel de cette décision devant la Section de première instance de la Cour fédérale [(1996), 67 C.P.R. (3d) 216] conformément à l'article 56 de la Loi. Le paragraphe 56(5) permet à l'appelante d'apporter une preuve supplémentaire à celle présentée devant le registraire. Il est établi qu'il faut, en appel, accorder une grande importance à la décision du registraire, mais qu'en dernier ressort la Cour doit tirer sa propre conclusion compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce⁶.

Motifs du juge de première instance

En première instance, les moyens d'appel comportaient une question préliminaire portant sur la qualité pour interjeter appel de United Artists. Sur le fond, les moyens d'appel faisaient valoir que la demanderesse, Pink Panther Beauty Corporation, n'était pas une personne ayant le droit d'enregistrer la marque parce que cette marque créait de la confusion avec la marque déposée de United Artists, que la marque projetée n'avait pas de caractère distinctif et qu'elle n'était pas enregistrable parce qu'elle créait de la confusion avec les marques déposées. Le juge de première instance a conclu que l'appelante avait qualité pour agir et que la marque projetée était distinctive. Le litige a surtout porté sur le problème de la confusion. Selon ce juge, divers facteurs à prendre en compte penchaient en faveur de United Artists. Il a fait remarquer qu'en appel de la décision du registraire, l'intimée avait déposé une preuve par affidavit supplémentaire, comme la Loi le lui permettait, et que celle-ci était étoffée. Contrairement à la décision du registraire, il a estimé que la marque était très célèbre et qu'elle méritait donc une protection étendue. De plus, il a accordé de l'importance au fait qu'elle était utilisée au Canada depuis plus de trente ans. Il était lui aussi d'avis que les marques étaient presque identiques, tout en reconnaissant que le genre de marchandises ou de services, ainsi que la nature du commerce, étaient très différents. Dans l'ensemble, toutefois, il a estimé que les facteurs s'équilibraient entre les deux parties. En concluant, il a dit ceci:

En l'espèce, les facteurs dont il faut tenir compte pour déterminer s'il y a un risque de confusion, tels qu'ils sont énoncés au paragraphe 6(5), ne favorisent entièrement ni l'appelante ni l'intimée. Toutefois, il est évident qu'il ne faut pas accorder à ces facteurs la même importance, particulièrement lorsque l'une des marques de commerce est une marque bien établie.

. . .

Comme il a été souligné plus haut, les marques de commerce de l'appelante en l'espèce sont des marques bien établies, largement employées dans tout le pays entre le milieu des années 1960 et les années 1990. Compte tenu de ce fait, je suis d'avis que les différences entre le genre de marchandises et de commerces de l'appelante et de l'intimée sont moins importantes qu'elles pourraient l'être par ailleurs à l'égard de la détermination du risque de confusion⁷.

Pink Panther Beauty Corporation interjette appel de cette décision devant la présente Cour.

Observations des parties

Dans les observations fouillées de M^e Stephanie Chong, l'appelante fait valoir que les deux marques représentent des genres de marchandises ou de services entre lesquels il n'existe pratiquement aucune similarité. Sur la question du degré de protection à accorder à une marque bien établie ou solide, les faits des précédents invoqués par le juge de première instance se distinguent tous de ceux de la présente affaire.

M^e Finlayson, qui a habilement représenté l'intimée, soutient que, sur la question de la confusion, le juge de première instance s'est prononcé sur les faits. Il pouvait, à partir de la preuve versée au dossier, conclure comme il l'a fait et la Cour ne devrait pas modifier sa conclusion. De plus, elle prétend que lorsqu'il est conclu qu'une marque est hautement distinctive et bien connue, il n'est pas nécessaire d'établir qu'il existe une similarité entre les types de marchandises ou de services.

L'appelante a présenté des arguments en matière de procédure, contestant de nouveau la qualité pour agir de l'intimée et la compétence de la Cour en la matière. Ces arguments découlent de l'histoire procédurale de l'affaire, plus particulièrement de la confusion quant à savoir qui était l'opposante initiale à l'enregistrement ou qui cela aurait dû être. Toutefois, compte tenu de notre décision sur le fond de l'affaire, il ne sera pas nécessaire d'aborder ces questions.

Le droit

En l'espèce, la question essentielle est de savoir si le juge de première instance a eu raison de conclure qu'il existait un risque que, dans l'esprit du consommateur moyen, la marque de l'appelante crée de la confusion avec la marque de l'intimée. Le droit, à ce sujet, a été codifié à l'article 6 de la Loi sur les marques de commerce, qui est ainsi rédigé:

6. (1) Pour l'application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.

(2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

. . .

(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris:

a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;

b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;

c) le genre de marchandises, services ou entreprises;

d) la nature du commerce;

e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

Dans une demande présentée au registraire, il incombe à celui qui demande l'enregistrement d'une marque d'établir que, dans l'esprit du consommateur moyen, il n'y a aucune probabilité de confusion avec la marque de commerce déposée. Cette charge est établie depuis longtemps en Angleterre⁸ et au Canada aux termes de la Loi sur la concurrence déloyale, 1932 [S.C. 1932, ch. 38]⁹. Sous le régime de la loi actuelle, le juge Cattanach, dans la décision Sunshine Biscuits, Inc. c. Corporate Foods Ltd.¹⁰, après avoir passé en revue l'histoire du droit, a décidé non seulement que la charge de la preuve incombe au demandeur devant le registraire, mais qu'une procédure d'opposition ne change rien à cette règle. Il conclut:

[Dans l'arrêt The Wool Bureau of Canada Ltd. c. Queenswear (Canada) Ltd. (1980), 47 C.P.R. (2d) 11], on a dit que l'interpolation des procédures d'opposition ne change rien au fait que c'est à l'auteur de la demande d'enregistrement d'une marque de commerce de prouver que cette dernière ne présente aucun risque de confusion au sens du paragraphe 6(2). Ces procédures ne sont rien d'autre qu'une autre étape, prévue par la Loi, dans la décision ultime du Registraire d'enregistrer ou de ne pas enregistrer une marque de commerce dont on demande l'enregistrement. Ainsi, il s'ensuit que dans une procédure en opposition, le fardeau de la preuve continue à incomber à l'auteur d'une demande d'enregistrement, exactement comme dans la demande adressée au Registraire¹¹.

Je souscris à ce principe.

La protection des marques de commerce en tant que biens se fonde sur l'action en imitation frauduleuse de la common law. Historiquement, le marché s'est toujours beaucoup soucié de garantir aux consommateurs la qualité des biens auxquels, dans la pratique du commerce, ils en venaient à accorder leur confiance. Pour affermir cette garantie, la common law a créé le délit civil d'imitation frauduleuse, qui a aidé à assurer qu'une personne présente ses biens comme étant les siens et non comme étant ceux de quelqu'un d'autre. La tentative de tromperie a toujours constitué un élément essentiel du délit civil d'imitation frauduleuse. Lorsqu'elle causait de la confusion et des dommages, la tentative de tromperie ouvrait droit à une action en justice. Bien que la raison d'être de ce délit eût été la protection du public, ce n'est pas le consommateur qui poursuivait, mais bien le propriétaire de la marque qui, ainsi, protégeait le public en même temps que ses propres intérêts.

De nos jours, même s'il est encore possible d'exercer les recours de common law, les marques de commerce sont protégées par une législation et l'action en imitation frauduleuse a été codifiée à l'alinéa 7c) de la Loi. Toutefois, l'étendue de la protection qu'offre la Loi est plus importante que celle qu'accordait l'ancienne common law. Premièrement, le demandeur, dans une procédure en contrefaçon (ou l'opposant, dans une procédure d'opposition), n'a pas à démontrer que les biens ou les services sont mis en marché dans la même région, comme l'exigeait l'ancienne common law. La marque déposée est valide partout au Canada et elle permet à son propriétaire de jouir du droit exclusif de l'employer en liaison avec des marchandises ou des services déterminés, et ce, dans tout le pays. De même, pour avoir gain de cause, il n'est plus nécessaire de prouver des dommages ni l'existence d'une tentative de tromperie.

Selon une certaine théorie, l'action de common law cherchait à protéger les attentes du consommateur relativement à la qualité associée à ces marques¹². Ainsi, par le passé, les tribunaux ont statué que les marques ne pouvaient faire l'objet d'une cession¹³ ou d'une licence¹⁴, et que la marque d'un fabricant ne pouvait être transformée en marque d'un vendeur¹⁵. Toutefois, cette théorie ne vaut plus, étant donné les modifications apportées à la législation en matière de marques de commerce, qui permettent à celles-ci de mieux répondre aux pratiques commerciales contemporaines. Ainsi, de la théorie de la protection axée sur la garantie, on est passé à une théorie axée sur la source. En d'autres termes, de nos jours, la marque déposée sert à assurer que les marchandises ou les services sont les marchandises et les services d'une personne déterminée et de personne d'autre, c'est-à-dire que la marque déposée garantit l'origine ou la source des biens.

Le problème qui se pose pour les régimes de propriété intellectuelle est de fixer la ligne de démarcation entre le droit de copier et le droit d'entrer en concurrence¹⁶. Il s'agit de se demander ce qui mérite réellement le statut de propriété et ce qui ne constitue en réalité qu'un élément du marché, que tous les compétiteurs devraient pouvoir utiliser dans les efforts qu'ils déploient pour réussir. J'estime sage de garder cette question à l'esprit. À titre d'exemple, voyons ce qu'écrit Henderson lorsqu'il étudie ce qui justifie que la protection s'applique à certaines choses et non à d'autres:

[traduction] La principale raison pour laquelle nous ne protégeons pas les idées en tant que telles est qu'elles sont banales. En protégeant une idée à son stade préliminaire ou lorsqu'elle n'est qu'une "idée brute", on risquerait d'étouffer le progrès économique. Qui plus est, les idées en tant que telles sont relativement inutiles¹⁷ .

En se prononçant sur des questions de propriété, il s'agit toujours de soupeser le droit public à la concurrence en regard du droit privé à la propriété. Selon moi, le débat dépasse la question de la propriété intellectuelle: un propriétaire ne jouit pas de droits illimités relativement à ses biens meubles et immeubles. La loi et la common law permettent la prise en compte de l'intérêt public (le délit civil de nuisance, par exemple). Dans un tel examen, la Cour ne doit pas oublier que le marché repose sur ceux qui, par leur labeur et leur ingéniosité, contribuent à la solidité de notre économie. Cette solidité nous profite à tous. Il faut prendre soin en se prononçant sur des droits de propriété de tracer équitablement la ligne de démarcation entre le droit à l'utilisation exclusive d'une idée et le droit des personnes d'entrer en concurrence et de gagner leur vie. M^me le juge McLachlin expose intelligemment ce dilemme de la manière suivante:

[traduction] Il faut cesser de voir la propriété intellectuelle comme un droit absolu et commencer à la considérer comme une fonction"un processus, qui, s'il veut réussir, doit répondre à divers objectifs: d'une part, il doit assurer une juste récompense aux créateurs et inventeurs et encourager la recherche et la créativité, et, d'autre part, il doit permettre la plus large diffusion possible des idées et des produits dont le monde, et chacun d'entre nous, avons tant besoin¹⁸ .

L'économie de la Loi, en accord avec la théorie de la source des droits de propriété, permet l'enregistrement de marques de commerce en liaison avec la mise en marché de marchandises ou de services. Conformément à l'article 30 [mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 230; 1994, ch. 47, art. 198] de la Loi, le déposant doit préciser en liaison avec quelles marchandises ou quels services il enregistre la marque. De même, suivant l'article 40 [mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 231] de la Loi, l'enregistrement ne peut avoir lieu que lorsque la marque elle-même est effectivement employée. Une personne peut demander l'enregistrement d'une marque projetée, mais, tant qu'elle n'a pas été employée, la marque de commerce ne peut être déposée. Cet "emploi" ou "usage" est défini dans la Loi et ne renvoie pas au fait d'être en activité. Le paragraphe 4(1) dispose:

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou la possession est transférée.

Ce qui importe c'est que la marque de commerce soit associée dans l'esprit du public aux biens que produit son propriétaire. C'est l'association d'une marque de commerce à une source précise qui constitue l'élément décisif permettant de comprendre les droits que la Loi protège.

Cette notion de source en relation avec des biens est également fondamentale dans la définition du terme "distinctive" que contient la Loi. L'article 2 donne la définition suivante:

2. . . .

"distinctive" Relativement à une marque de commerce, celle qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d'autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.

Encore une fois, la Loi pose clairement que la protection ne vise pas le droit exclusif à toute marque qu'une personne peut concevoir, mais le droit exclusif d'employer celle-ci en liaison avec certains produits ou services. Lorsque la marque n'est pas employée ou que le consommateur ne peut s'y fier pour distinguer les produits ou services d'une personne des produits ou services d'une autre, aucune protection n'est alors nécessaire. Dans l'arrêt Western Clock Co. v. Oris Watch Co. Ltd.¹⁹, le juge Audette de la Cour de l'Échiquier a fait le commentaire suivant:

[traduction] Comme la marque de commerce sert à distinguer les biens d'un commerçant de ceux des autres commerçants, son caractère distinctif est essentiel et constitue une exigence fondamentale²⁰.

Les droits que confère l'enregistrement d'une marque de commerce sont énoncés aux articles 19 [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 60] et 20 [mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 196] de la Loi. Ces articles indiquent ce qu'est une violation réelle d'une marque de commerce et ce qui constitue une violation réputée d'une telle marque. Le droit exclusif à l'emploi de la marque de commerce que confère l'article 19 est valide seulement en ce qui regarde les marchandises et les services précisés dans l'enregistrement. L'article 20 de la Loi interdit l'emploi de marques de commerce dont la ressemblance crée de la confusion avec des marques déposées, leur emploi étant réputé constituer une violation. La question de la confusion nous renvoie à l'article 6 de la Loi.

Une marque de commerce est une marque employée par une personne pour distinguer ses marchandises ou ses services de ceux des autres. Par conséquent, la marque ne peut être considérée isolément, mais seulement en liaison avec ces marchandises ou ces services. C'est ce qui ressort du libellé du paragraphe 6(2). La question que pose ce paragraphe ne concerne pas la confusion des marques, mais la confusion des biens ou des services provenant d'une source avec des biens ou des services provenant d'une autre source. C'est pourquoi il n'est pas accordé de protection très étendue aux marques qui se fondent sur des origines géographiques ou sur des mots généralement descriptifs (par exemple, les marques fictives Café du Pacifique ou Soda supérieur). Même si des marques projetées peuvent ressembler à ces marques, il est peu vraisemblable que le public présume que deux produits qui se décrivent comme étant "du Pacifique" ou "supérieur" proviennent nécessairement de la même source. Comme la confusion est peu probable, la protection n'est pas nécessaire.

L'insistance sur la source des marchandises ou des services doit guider tout examen de l'article 6 de la Loi. Six facteurs sont énumérés: cinq spécifiques et un général. J'étudierai brièvement chacun d'eux. Des cinq points spécifiques à prendre en compte, il ressort que la Cour doit soupeser le droit du propriétaire d'une marque de commerce à l'emploi exclusif de sa marque en regard du droit de libre concurrence dont jouissent les autres personnes sur le marché.

a) Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus

Le premier élément énuméré au paragraphe 6(5) est la solidité ou le caractère bien établi de la marque. Cet élément se divise en deux: le caractère distinctif inhérent de la marque et le caractère distinctif qu'elle a acquis. Une marque possède un caractère distinctif inhérent lorsque rien en elle n'aiguille le consommateur vers une multitude de sources. La marque qui peut faire allusion à de nombreuses choses ou qui, comme je l'ai fait remarquer précédemment, se limite à décrire les marchandises ou leur origine géographique, jouira d'une protection moindre. Inversement, si la marque est un nom unique ou inventé, de sorte qu'elle ne peut faire référence qu'à une seule chose, la portée de sa protection sera plus grande.

Une marque qui ne possède pas de caractère distinctif inhérent peut tout de même acquérir un caractère distinctif par un emploi continu sur le marché. Pour établir ce caractère distinctif acquis, il faut démontrer que les consommateurs savent que cette marque vient d'une source en particulier. Dans la décision Cartier, Inc. c. Cartier Optical Ltd./Lunettes Cartier Ltée²¹, le juge Dubé a conclu que le nom Cartier possédait peu de caractère distinctif inhérent, puisqu'il n'était qu'un nom de famille, mais qu'il avait néanmoins acquis un caractère distinctif considérable grâce à la publicité. De la même manière, dans la décision Coca-Cola Ltd. c. Fisher Trading Co.²², le juge a conclu que le mot "Cola" en scriptes était devenu si célèbre qu'il avait acquis un sens secondaire très spécial distinct de la boisson et qui méritait donc d'être protégé.

b) La période d'emploi

La période pendant laquelle une marque a été en usage est manifestement un facteur susceptible de faire naître la confusion chez le consommateur quant à l'origine des marchandises ou des services. Par rapport à une marque qui fait son apparition, une marque qui est employée depuis longtemps est présumée avoir fait une certaine impression à laquelle il faut accorder un certain poids. Il importe de se rappeler que l'"emploi" ou l'"usage" est un terme défini dans la Loi, et qui a, par conséquent, un sens particulier.

c) Le genre de marchandises, services ou entreprises

Il est évident que, lorsque des marques de commerce sont similaires, le degré de similitude entre les marchandises ou les services qui portent ces marques constituera un facteur important pour déterminer s'il en résultera vraisemblablement une confusion. La similarité des marchandises ou des services ne peut être une condition sine qua non dans la détermination de l'existence de confusion, puisque le paragraphe 6(2) indique qu'il peut y avoir confusion "que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale". Toutefois, le critère ultime est la confusion et, si un produit ne fait pas penser à l'autre, c'est là une forte indication de l'improbabilité d'une confusion. Par conséquent, le genre de marchandises, services et entreprises, bien que n'étant pas toujours déterminant, est certainement important. C'est ce qui ressort de l'examen ci-après des marques célèbres.

Sous cette rubrique, les facteurs à considérer comprendront non seulement la catégorie générale des biens visés, mais aussi leur qualité et leur prix. Il faut tenir compte du prix parce que l'on présume qu'un consommateur fait plus attention lorsqu'il acquiert un article coûteux, comme une automobile, que lorsqu'il achète des biens bon marché. Dans le premier cas, il y a moins de probabilité de confusion même si les marques sont identiques parce qu'un acheteur ou une acheteuse sont présumés s'informer convenablement au sujet des marchandises ou du service qu'il ou elle achètent et ne pas se fier simplement à une impression subite produite par une marque de commerce ou un nom commercial. Dans le cas de biens ou de services moins coûteux, le consommateur se fie davantage à ces marques et prend moins le soin de d'assurer que le produit est réellement de la source escomptée.

Dans l'arrêt Oshawa Holdings Ltd. c. Fjord Pacific Marine Industries Ltd.²³, la Cour a examiné la possibilité de confusion dans le cas de marques de commerce identiques, à savoir "Dutch Boy". L'appelante employait cette marque en liaison avec une entreprise de supermarchés ainsi qu'avec deux produits laitiers. L'intimée employait cette marque en liaison avec du hareng mariné. Estimant qu'il y avait une différence fondamentale entre les entreprises et les marchandises des parties, le juge Heald, J.C.A. a conclu:

Je ne pense donc pas que le public serait porté à croire que les marchandises de l'appelante et de l'intimée sont produites ou mises en marché par la même société²⁴.

Le juge Heald est arrivé à cette conclusion même si les marchandises appartenaient à la même catégorie générale, à savoir des produits et des services alimentaires.

Par ailleurs, dans la décision Cartier, précitée, le juge Dubé a eu recours à une stratégie d'analyse différente dans son appréciation des marchandises fournies par les parties et de l'effet qui en résultait sur la probabilité de confusion. Après avoir examiné la preuve et conclu que les clients de Cartier appartenaient à une nouvelle génération opulente, en pleine ascension, tandis que Lunettes Cartier avait relevé le niveau de sa publicité pour concurrencer des distributeurs plus sophistiqués, il a déclaré:

Par conséquent, les articles vendus par les deux parties appartiennent maintenant à la même catégorie de montures de luxe et attirent la même clientèle, bien que la demanderesse Cartier offre une gamme de produits plus dispendieux²⁵.

Dans cette décision, le juge Dubé a mis l'accent sur les consommateurs qui achètent les marchandises plutôt que sur le genre des marchandises elles-mêmes. Cette façon de procéder ne saurait être considérée comme une erreur d'interprétation du facteur énoncé dans la loi, parce que le critère final suppose l'évaluation de l'impression que les marques font sur le consommateur. Ce qui en ressort, c'est la difficulté inhérente qu'il y a à concevoir une méthode définitive et fiable pour aborder la notion de confusion.

d) La nature du commerce

S'apparente à l'examen du genre de marchandises ou de services celui de la nature du commerce dans lequel ces marchandises ou services circulent. Le risque de confusion est plus grand lorsque les marchandises ou les services, bien que différents, sont distribués dans le même genre de magasins ou appartiennent à la même catégorie générale de biens. À titre d'exemple, il est plus probable qu'il y ait confusion si les deux articles sont de la même catégorie générale de produits d'entretien domestique et sont vendus dans des endroits semblables. En revanche, si une marque renvoie à des produits d'entretien domestique tandis que l'autre s'applique à des produits automobiles et que ces produits sont distribués dans des boutiques d'un genre différent, la probabilité que les consommateurs confondent une marque avec l'autre sera moins grande.

L'analyse de la nature du commerce s'étend au genre d'environnement commercial. Si l'un des produits est vendu en gros et que l'autre l'est par l'intermédiaire de magasins de détail, c'est un élément dont il faut tenir compte. Ce facteur concerne tant l'environnement commercial que le type de consommateur. Un consommateur professionnel qui achète en gros risque moins la confusion qu'un acheteur occasionnel dans un établissement de vente au détail. Dans l'affaire Can. Wire & Cable Ltd. c. Heatex Howden Inc.²⁶, la requérante avait sollicité l'enregistrement de la marque "Heatex" pour du fil de bâtiment destiné à des circuits électriques. L'opposante était propriétaire d'une marque déposée identique en liaison avec la vente de produits industriels de transmission de la chaleur. Le juge en chef adjoint Jerome a conclu qu'il n'était guère probable que les marques identiques créent de la confusion chez les consommateurs. Il a indiqué:

. . . ces produits ne sont pas semblables. À mon avis, le consommateur ordinaire en viendrait à la même conclusion. Dans une certaine mesure, je m'appuie sur le fait que les consommateurs de ces deux produits sont, en grande majorité, des établissements industriels. J'en conclus qu'ils sont passablement au courant lorsqu'ils comparent les produits en vue d'acquérir les matériaux qui se retrouveront d'une part dans leurs projets de construction et d'autre part dans d'importants produits automobiles industriels²⁷.

Même si les marques étaient identiques, on a jugé qu'il n'y avait pas probabilité de confusion parce que les produits et la nature du commerce étaient différents.

Dans la décision Clorox Co. c. E.I. Du Pont de Nemours and Co.²⁸, l'appelante s'opposait à une demande d'enregistrement de la marque de commerce "Impact". L'intimée se proposait d'employer la marque en liaison avec un insecticide. L'appelante employait la même marque en liaison avec des produits chimiques pour le traitement de l'eau des piscines et des baignoires à remous et prétendait qu'il y avait une probabilité de confusion. Le juge suppléant Heald a reconnu que, bien que le produit de Du Pont n'était pas distribué dans les magasins de détail, contrairement au produit de Clorox, il était possible que les produits soient vendus dans les mêmes réseaux de vente. Par conséquent, la question à laquelle il fallait répondre n'était pas celle de savoir si les parties vendaient leurs produits dans les mêmes réseaux ou circuits, mais bien si elles avaient le droit de le faire.

Dans la décision Joseph E. Seagram & Sons Ltd. c. Seagram Real Estate Ltd.²⁹, le juge MacKay a fait observer que la nature du commerce incluait "les coutumes du domaine et le type de marché où les marques sont censées être employées"³⁰. Ainsi, la nature du commerce est un facteur comportant de nombreux éléments différents. C'est l'ensemble des circonstances qui déterminera le poids à accorder à chacun de ces éléments.

e) Le degré de ressemblance dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent

Bien sûr, il est inutile de procéder à cette analyse lorsque les marques sont identiques. Toutefois, lorsqu'elles sont similaires, le registraire ou le tribunal doivent évaluer l'impression qu'elles font sur le public. Même s'il faut examiner la marque comme un tout (et non la disséquer pour en faire un examen détaillé), il est tout de même possible d'en faire ressortir des caractéristiques particulières susceptibles de jouer un rôle déterminant dans la perception du public. Dans la décision Ikea Ltd./Ikea Ltée c. Idea Design Ltd.³¹, le juge Dubé a conclu que, même si les marques "Ikea" et "Idea" se ressemblaient phonétiquement, il n'existait pas de risque de confusion. Il a déclaré:

Une seule lettre diffère dans les deux noms mais la lettre "K" dans IKEA se remarque d'une façon frappante et donne à la marque une forte allure scandinave alors que la marque IDEA évoque surtout un concept ou une pensée³² .

Par contre, dans l'affaire Frescobaldi, et al. faisant affaire sous le nom de Frescobaldi c. T.G. Bright & Co., Ltd.³³, les marques de commerce "Frescobaldi" et "Fresco Rosso" ont été considérées comme créant de la confusion. Selon le président Partington, les idées que suggéraient ces deux marques étaient différentes, mais la similarité de la présentation était susceptible de faire naître la confusion. Ces affaires illustrent à quel point la question à laquelle il faut répondre dans le cadre du paragraphe 6(5) en général dépend de faits précis. Dans l'affaire Ikea Ltd. comme dans l'affaire Frescobaldi, tant le genre de marchandises et de services que la nature du commerce étaient identiques. Dans les deux cas, une marque était employée depuis longtemps et l'autre avait été proposée récemment ou n'avait été que peu employée. Les marques déposées étaient toutes deux très bien connues. Il n'en reste pas moins que la solution a été différente dans chaque cas. Dans l'un, la nature frappante du "K" de Ikea, qui lui prêtait une qualité scandinave distinctive, a été déterminante. Dans l'autre, la similarité générale entre les deux marques a été mise en évidence. Par conséquent, la jurisprudence ne peut guère servir de guide sur ce point.

f) Toutes les circonstances de l'espèce

"[T]outes les circonstances de l'espèce" constituent l'élément général prépondérant. Celui-ci comprend naturellement les facteurs énumérés ci-dessus, mais il donne au juge ou au registraire la souplesse nécessaire pour prendre en compte tout fait propre à la situation qui leur est présentée. Souvent, les cinq facteurs explicitement énoncés comprendront "toutes les circonstances de l'espèce". Dans certains cas, il pourra, par exemple, exister des antécédents de concurrence entre les marques qui n'entraînent pas de confusion. Bien sûr, toute preuve d'une confusion réelle sera toujours pertinente. De même, toute preuve obtenue par sondage peut être versée au dossier si le sondage a été mené de manière suffisamment objective pour que ses résultats aient une certaine force probante.

La présentation de la marque de commerce dans le contexte du produit lui-même constitue une circonstance importante. L'"habillage", ou la façon dont un produit est emballé, et donc la manière dont la marque est présentée au public, compte sensiblement dans l'appréciation de la probabilité de confusion. Dans l'arrêt Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd.³⁴ , la demanderesse employait la marque de commerce "Stingsilda" en liaison avec des appâts pour la pêche. Elle utilisait un emballage et un habillage distinctifs pour son produit. Le juge de première instance a conclu qu'un genre similaire d'habillage contribuait grandement à la probabilité de confusion entre cette marque et la marque "Norse Silda" de la défenderesse. Il a estimé qu'il s'agissait d'une circonstance pertinente de l'espèce au sens du paragraphe 6(5).

Les circonstances de l'espèce sont également importantes pour décider du poids à attribuer à chacun des facteurs énumérés. Dans la décision Polysar Ltd. c. Gesco Distributing Ltd.³⁵, le juge Joyal a examiné la question de la souplesse dont jouit le tribunal ou le registraire dans l'appréciation de l'importance à accorder à chaque facteur énuméré au paragraphe 6(5). Il a précisé:

Le principe selon lequel les critères énumérés au paragraphe 6(5) n'ont pas tous le même poids est particulièrement pertinent en l'espèce. Chaque cas de confusion peut justifier qu'on accorde plus d'importance à l'un de ces critères³⁶.

Ainsi, le tribunal ou le registraire doivent savoir que, dans chaque cas particulier, il faut apprécier à nouveau l'importance de ces facteurs³⁷.

Marques de commerce célèbres

La plupart des décisions concernant des marques célèbres et similaires ont une faible valeur jurisprudentielle. Ces affaires reposent sur des faits particuliers, souvent uniques. Il est rare que deux marques se ressemblent ou se distinguent de la même manière. Il est peu fréquent que deux affaires concernent des entreprises du même type ou des clients du même genre. Par conséquent, les décisions rendues antérieurement peuvent s'avérer intéressantes, mais, en règle générale, elles ne sont guère utiles dans cette sorte de décision. Cela dit, voici une recension des affaires mettant en cause des marques de commerce dites "célèbres".

Dans l'affaire Maple Leaf Gardens Ltd. c. Leaf Confections Ltd.³⁸, la demanderesse voulait faire enregistrer la marque de commerce "Leaf" et un dessin. Ce dernier était presque identique au symbole folié qui était employé par les Maple Leafs de Toronto et qui appartenait à l'opposante, Maple Leaf Gardens Ltd. En première instance, le juge Rouleau a estimé que la marque de l'intimée (l'opposante) était très célèbre et bien connue partout au Canada. Il a conclu que, compte tenu de sa solidité, cette marque avait droit à une protection très étendue. Il a déclaré:

En pareil cas, les tribunaux ont statué que la distinction entre les marchandises et la nature du commerce des deux marques concurrentes perd de l'importance. Certes, ces facteurs ne permettent pas de régler de façon décisive la question de la confusion; ce ne sont que des critères accessoires dont il faut tenir compte pour déterminer si les marques de commerce créent de la confusion, en ce sens qu'elles se ressemblent au point de risquer d'induire le public en erreur. Par conséquent, bien que la nature des marchandises et les réseaux commerciaux qu'utilisent l'appelante et l'intimée soient importants et qu'ils soient pertinents à la question de la confusion, ils ne sont pas, tout compte fait, déterminants³⁹.

Dans le cas d'une marque célèbre, il est nécessaire de revoir l'importance à attribuer à chacun des critères ou aux circonstances de l'espèce. Toutefois, je note que, dans la décision Leaf Confections, le juge Rouleau a conclu à l'existence d'un chevauchement dans le genre de marchandises devant être vendues par les compagnies. Maple Leaf Gardens avait octroyé des licences pour une vaste gamme de produits, dont certains étaient semblables à ceux que la requérante entendait mettre en marché. En outre, la similarité de la marque ne résidait pas uniquement dans les mots écrits, mais aussi dans un dessin.

Dans l'affaire Berry Bros. & Rudd Ltd. c. Planta Tabak-Manufactur Dr. Manfred Oberman⁴⁰, la demanderesse souhaitait enregistrer la marque de commerce "Cutty Sark", en liaison avec des produits du tabac. L'opposante était propriétaire de la célèbre marque de commerce "Cutty Sark", associée à du whisky écossais. Selon le juge Cattanach, cette affaire posait principalement la question suivante:

En l'espèce, le point litigieux est le suivant: vu le long emploi et la renommée que la marque de commerce de l'appelante CUTTY SARK a acquise en liaison avec le whisky et ce, au point de mériter le qualificatif de "marque fameuse", l'intimée a-t-elle été capable d'établir, comme il le lui incombait, que la différence entre les marchandises est de nature à supprimer toute probabilité de confusion⁴¹ ?

Ainsi, pour le juge Cattanach, la très grande notoriété d'une marque n'interdisait pas automatiquement l'emploi de celle-ci par d'autres personnes dans des domaines différents de ceux qui sont exploités par son ou sa propriétaire. La protection accrue signifiait que, pour réussir à convaincre le registraire ou le tribunal qu'il n'y aurait pas de confusion chez le public, le requérant devait s'acquitter d'un fardeau plus lourd en ce qui concerne les autres facteurs. En l'occurrence, le juge a conclu qu'il existait un lien entre des boissons alcoolisées et des produits du tabac et qu'il n'était donc pas invraisemblable qu'un consommateur puisse présumer que le producteur du tabac Cutty Sark était le même que celui qui produisait le whisky Cutty Sark.

Ce raisonnement est élaboré davantage dans la décision Seagram. Seagram Real Estate Ltd. voulait enregistrer une marque de commerce employant ce titre ainsi qu'un logo. Le juge de première instance a estimé que les diverses marques de commerce enregistrées par l'opposante, le bien connu producteur de spiritueux appelé Seagram's, qui comprennent toutes le mot Seagram, étaient très célèbres. Toutefois, cette notoriété n'entraînait pas automatiquement une protection de cette marque dans tous les secteurs d'activités concevables. Il s'est exprimé ainsi:

À mon avis, à moins que dans l'évaluation globale j'en conclue qu'il y a un risque de confusion, les marques des appelantes n'ont pas droit à une protection accrue simplement parce qu'elles sont devenues bien connues, voire célèbres, en liaison avec la fabrication et la vente de boissons alcoolisées⁴².

Cette conclusion s'accorde avec la finalité globale de la Loi, qui est d'assurer au propriétaire d'une marque déposée l'emploi exclusif de celle-ci en liaison avec des marchandises et services déterminés. Il ne faut pas oublier que celui qui enregistre une marque de commerce n'est pas propriétaire des mots ou des images que contient cette marque. Le juge de première instance a ajouté les commentaires suivants sur l'importance à attribuer au genre de marchandises concernées. Il a précisé:

En vertu de la Loi sur les marques de commerce, la correspondance des catégories de marchandises ou de services en liaison avec lesquels la marque de commerce en litige est employée n'est plus la question vitale qu'elle était auparavant. Il s'agit d'un des facteurs qui doivent être pris en considération selon l'article 6. Néanmoins, on doit se pencher sur la catégorie de marchandises ou de services visés par la marque, et il est encore utile de déterminer s'il s'agit de marchandises bon marché ou onéreuses et si elles sont achetées rapidement ou après mûre réflexion⁴³.

En définitive, les marques de commerce n'ont pas été considérées comme créant de la confusion, et ce, malgré la notoriété de la marque déposée. Le raisonnement s'est fondé en bonne partie sur la grande différence entre le genre de marchandises concernées"des boissons alcoolisées d'une part, et le courtage immobilier d'autre part. Il n'était guère probable qu'un consommateur confonde le fabricant de produits alcoolisés avec une personne engagée dans une entreprise de courtage immobilier.

La Cour a récemment examiné l'état du droit en matière de marques de commerce créant de la confusion dans la décision Miss Universe, Inc. c. Bohna⁴⁴. Dans cette affaire, l'intimé avait essayé d'enregistrer la marque "Miss Nude Universe" destinée à être employée, entre autres, en liaison avec des concours de beauté. L'appelante s'était opposée à l'enregistrement de cette marque au motif que cette marque créait de la confusion avec sa propre marque de commerce "Miss Universe", employée en liaison avec des concours de beauté connus partout dans le monde. Le juge de première instance [[1992] 3 C.F. 682] a conclu que les services étaient assez différents pour rendre la confusion peu probable. Au nom de la Cour d'appel, le juge Décary a conclu que le juge de première instance avait commis une erreur en ne reconnaissant pas l'étendue de la protection à accorder à la marque de commerce de l'appelante. Compte tenu de la protection particulièrement étendue accordée aux marques solides ou bien établies, le juge de première instance aurait dû s'attacher aux similarités dans les services offerts et non aux distinctions. Le juge Décary a indiqué:

À mon sens, le juge de première instance a commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve démontrant que les deux marques de commerce étaient employées ou allaient l'être, respectivement, dans précisément la même industrie ou entreprise, et en s'attachant plutôt aux distinctions . . .⁴⁵

La protection accrue que confère la notoriété de la marque de l'appelante ne devient pertinente que lorsqu'on l'applique à un lien entre les commerces et services du requérant et ceux de l'opposante. Quelle que soit la notoriété de la marque, elle ne peut servir à créer un lien qui n'existe pas.

Dans la décision Playboy Enterprises, Inc. c. Germain⁴⁶, le requérant Germain voulait enregistrer la marque "Playboy Men's Hair Stylist" pour des services définis comme étant un "salon de coiffure pour homme". Le juge Marceau a confirmé la décision du registraire portant que la marque projetée ne créait pas de confusion avec la marque "Playboy" que l'opposante employait en liaison avec des magazines. Il a précisé:

Le Registraire n'a trouvé ni dans ces faits en particulier ni dans la preuve prise dans son ensemble, rien qui permettrait d'établir l'existence d'une renommée ou d'une activité de l'appelante, relativement à des services analogues ou connexes à ceux fournis par l'intimé. Il n'y avait absolument aucune preuve d'une utilisation par l'appelante ou d'une publication par elle de la marque de commerce PLAYBOY, en liaison avec des services de coiffure pour hommes, à quelque époque antérieure à l'adoption par le requérant de sa marque de commerce⁴⁷.

La renommée mondiale de la marque de commerce de l'opposante ne pouvait constituer un facteur si important qu'il rende non pertinentes les différences entre les marchandises et les services. Dans une autre affaire la concernant⁴⁸, Playboy Enterprises n'a pas réussi à empêcher que la marque de commerce "Playboy" soit employée en liaison avec des pneus d'automobile. La célébrité n'est pas tout, semble-t-il. Il est possible d'employer une marque célèbre pour un produit différent, dans un contexte différent, sans commettre de violation.

J'ai pris connaissance d'un certain nombre d'autres affaires concernant des marques de commerce célèbres: "Coca-Cola"⁴⁹, "Cartier"⁵⁰ et "Wedgwood"⁵¹. Dans chacune d'elles, la marque célèbre l'a emporté, mais chaque fois, on a conclu à l'existence d'un lien ou d'une similarité entre les produits ou les services. Faute d'établir un tel lien, il est très difficile de justifier toute extension des droits de propriété aux domaines du commerce qui ne touchent que de loin le titulaire de la marque de commerce. Si tel devait être le cas, ce ne sera que dans des circonstances exceptionnelles.

Analyse

Le juge de première instance a examiné les facteurs pertinents et il est difficile de trouver, relativement à l'un ou l'autre de ces facteurs, des erreurs dans les conclusions de fait qu'il a tirées. Toutefois, j'estime qu'il s'est trompé dans la façon de les apprécier globalement et que la conclusion qui en a découlé est erronée.

Les marques, bien que non identiques, sont très similaires. L'appelante a fait valoir que, vu l'absence de l'article défini dans la marque "Pink Panther", celle-ci désigne une panthère qui est rose, par opposition à la marque de commerce de l'intimée qui fait référence à une panthère rose en particulier, celle qui est associée à la série de films. Bien que n'étant certainement pas un facteur important, ce point doit être pris en compte.

La marque de commerce appartenant à United Artists est manifestement une marque célèbre et possédant un caractère distinctif inhérent. Elle est utilisée au Canada depuis plus de trente ans. Bien que cette période puisse ne pas sembler très longue, on ne peut nier qu'elle dépasse la période d'emploi de la marque projetée par l'appelante, laquelle n'a pas été utilisée du tout.

Les conclusions du juge de première instance en ce qui a trait aux différences dans le genre de marchandises et la nature du commerce sont exactes. Il a conclu qu'ils étaient tous deux bien différents. Je suis de cet avis, mais j'insisterais davantage sur ces différences. J'estime qu'il a commis une erreur en concluant que les facteurs penchaient autant en faveur de l'intimée que de l'appelante et en donnant gain de cause à United Artists en raison de la notoriété de sa marque. Il ne fait aucun doute que "The Pink Panther" est une marque de commerce célèbre et bien établie. Si elle ne possède pas de caractère distinctif inhérent, elle a certainement acquis un caractère distinctif considérable depuis les quelque trente ans qu'elle fait partie de la culture populaire. Toutefois, il ne s'agit pas de savoir à quel point la marque est célèbre, mais de déterminer s'il existe un risque de confusion, dans l'esprit du consommateur moyen, entre la marque de United Artists et la marque que l'appelante projette d'employer en liaison avec des biens et services déterminés. Il faut répondre à cette question par la négative. Il n'existe pas de probabilité de confusion quant à la source des produits. Le facteur décisif en l'espèce est l'énorme différence qui sépare le genre de marchandises et la nature du commerce. Ce n'est pas un fossé, c'est un abîme.

United Artists produit des films. Elle ne fabrique ni ne distribue de produits de beauté. Il n'est guère vraisemblable que les produits de United Artists en viennent à être offerts dans les mêmes commerces que les produits de l'appelante. Les cinémas ou les clubs vidéo ne vendent pas de shampoing. Les salons de beauté ou de coiffure n'offrent pas de vidéocassettes. Ce sont des faits que le juge de première instance a admis, mais il faut les souligner. L'élément sur lequel il n'a pas suffisamment insisté est que non seulement les marchandises sont totalement différentes dans chaque cas, mais qu'en outre il n'existe aucune sorte de lien entre elles. Je le répète, lorsqu'un tel lien n'existe pas, on pourra rarement conclure à la confusion.

Il s'agit d'une marque projetée. Cette marque n'a pas encore été réellement utilisée au Canada. Dans tous les cas d'emploi projeté, la probabilité de confusion restera toujours une question hypothétique. Il est possible d'obtenir une preuve par sondage, ou il peut exister des preuves de confusion dans des circonstances similaires dans d'autres ressorts (bien qu'il n'y ait ni l'un ni l'autre en l'espèce). De toute façon, le tribunal ou le registraire sont obligés d'émettre des hypothèses sur des événements futurs. Ce n'est pas parce que la marque de l'intimée est célèbre qu'il faut automatiquement présumer qu'il y aura confusion. La jurisprudence est claire à ce sujet. On a seulement tendance à la protéger en tenant compte des autres facteurs en cause. Dans les circonstances, si l'on garde à l'esprit que le critère à satisfaire est la probabilité de confusion (et non la possibilité de confusion), je ne vois pas comment la notoriété de la marque peut constituer un atout de commercialisation propre à éliminer complètement les autres facteurs.

L'intimée prétend qu'il existe un lien logique entre l'entreprise de divertissement, d'une part, et les produits de beauté, d'autre part. Cet argument ne tient vraiment qu'à un cheveu. Un argument similaire a été écarté par le juge MacKay dans l'affaire Seagram. L'appelante y avait fait valoir que la tendance générale à la diversification des entreprises amènerait le consommateur à présumer que son entreprise de spiritueux était liée à l'entreprise de courtage immobilier de l'intimée. Le juge MacKay a rejeté cet argument en disant:

Je ne suis pas d'accord avec cet énoncé: selon moi, l'avenir et les possibilités futures de diversification se limitent à l'expansion possible des activités courantes. Ils n'entrent pas en ligne de compte sous forme de spéculations quant à la diversification de l'entreprise dans des secteurs tout à fait nouveaux, qui supposent de nouvelles marchandises ou entreprises, ou encore de nouveaux services⁵².

Ce raisonnement peut s'appliquer en l'occurrence. Conclure en effet qu'un tel lien est suffisant en l'espèce étendrait effectivement la protection à tous les domaines d'activités imaginables. Aucun secteur n'échapperait plus à la machine de mise en marché d'Hollywood. Ce n'est pas parce que les mots qui figurent dans le titre d'un film d'Hollywood sont bien connus qu'il devient interdit à tout jamais au monde entier de les employer pour mettre en marché des biens différents.

En outre, il faut accorder une certaine confiance au consommateur moyen, ce que n'a pas fait le juge de première instance. Certes, un produit employant le nom "Pink Panther" qui utiliserait simultanément une illustration d'un chat rose pourrait semer la confusion dans le public, mais on ne peut pas dire que l'emploi des mots seuls suscite une telle confusion. En fait, l'une des circonstances sur laquelle le juge de première instance aurait dû attirer l'attention est qu'une bonne partie de la notoriété que la présente Cour et la cour inférieure reconnaissent à la marque de l'intimée ne découle pas des mots "The Pink Panther", mais de la musique et des images du dessin animé qui y sont associées. Dans le présent cas, seuls les mots sont employés. Il n'y a ni dessin ni musique qui l'accompagnent. Il est raisonnable de conclure que, pour la personne moyenne à qui l'on ne présente pas ces autres caractéristiques, la marque projetée de l'appelante ne créera aucune confusion quant à la source.

Toutefois, l'appelante ne doit pas oublier les rigueurs de la Loi sur les marques de commerce. Ayant obtenu l'enregistrement de sa marque de commerce, elle doit en réserver l'emploi à ce qu'elle a indiqué dans sa demande. Tout écart par rapport à cet emploi projeté pourrait mettre ses droits en péril. Lier les mots au thème musical d'un film, à des dessins ou à une musique, ou même à Hollywood en général, pourrait donner lieu à une instance en contrefaçon ou en radiation. Dans l'arrêt Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull⁵³, la Cour a statué que l'emploi par l'intimée de "CII Honeywell Bull" ne constituait pas un emploi de la marque "Bull", et cette marque a été radiée du registre. De même, l'appelante ne doit pas oublier que l'intimée possède d'autres marques de commerces déposées qui comprennent des dessins animés et qui peuvent entrer en ligne de compte dans l'élaboration de la stratégie de mise en marché pour ses produits de beauté. En d'autres termes, la victoire remportée en l'espèce ne donne pas carte blanche à l'appelante pour exploiter toutes les marques de commerce de l'intimée comme elle l'entend dans la vente de n'importe quel produit. L'appelante reste assujettie aux restrictions qu'imposent la Loi sur les marques de commerce et la common law.

Conclusion

Je suis d'avis d'accueillir l'appel avec dépens et de renvoyer l'affaire au registraire pour qu'il statue sur la demande d'enregistrement en fonction du fait que la marque projetée ne crée pas de confusion avec les marques déposées de l'intimée.

Le juge en chef Isaac: Je souscris aux présents motifs.

* * *

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par

Le juge McDonald, J.C.A. (dissident): J'ai pris connaissance des motifs de mon collègue le juge Linden, J.C.A. et, en toute déférence, je suis incapable de me rallier à sa conclusion que le juge de première instance a commis une erreur dans son appréciation des facteurs dont il faut tenir compte sous le régime du paragraphe 6(5) de la Loi sur les marques de commerce⁵⁴. Je suis d'avis que le juge de première instance a accordé suffisamment d'importance au fait que les marchandises de l'espèce étaient complètement différentes. Selon moi, les faits le justifiaient aussi de conclure que, compte tenu de l'emploi très répandu de la marque de l'intimée, il fallait attribuer moins d'importance à ce facteur. Je souscris également à sa conclusion selon laquelle la grande ressemblance entre les marques et l'emploi répandu de la marque "The Pink Panther" amèneraient le consommateur ordinaire doté d'une intelligence moyenne à croire que les marchandises de l'appelante et celles de l'intimée proviennent de la même personne ou organisation.

En fait, j'irais plus loin que le juge de première instance sur ce dernier point et dirais que c'est précisément en raison de la notoriété et du renom associés au nom "Pink Panther" que l'appelante l'a choisi pour son entreprise. L'appelante cherche à tirer profit du renom dont jouit le nom commercial de l'intimée. Elle espère que le consommateur moyen associera ses produits avec le nom "Pink Panther" et qu'il sera ainsi plus disposé à les acheter. L'appelante aurait pu choisir de nombreux autres félins pour son entreprise, mais elle a plutôt opté pour le très célèbre nom "Pink Panther". Elle peut certes employer ce nom, à condition d'obtenir d'abord la permission de l'intimée. En arriver à une autre solution dans le cas d'un nom commercial aussi célèbre et répandu que "The Pink Panther" ferait trop pencher la balance en faveur du copieur qui cherche à profiter financièrement du succès de la création d'un autre. Avec tout le respect que je dois à mes collègues, il m'apparaît que la décision du juge Linden, J.C.A. a pour effet d'engager la protection des marques de commerce sur une pente dangereuse, avec pour résultat de ne protéger les noms célèbres que dans les cas les plus manifestes.

J'estime qu'il est important de souligner certains faits entourant l'emploi répandu de la marque de commerce de l'intimée avant de passer directement à l'analyse de la question de la confusion.

LES FAITS

Les marques de commerce "The Pink Panther" ont été beaucoup utilisées au Canada depuis au moins 1964. On compte sept films "pink panther" (la "panthère rose"), soit The Pink Panther ; A Shot in the Dark; Return of the Pink Panther; The Pink Panther Strikes Again; The Revenge of the Pink Panther; Trail of the Pink Panther; et Curse of the Pink Panther (en français: La Panthère rose; Quand l'inspecteur s'emmêle; Le retour de la Panthère rose; Quand la Panthère rose s'emmêle; La revanche de la Panthère rose; À la recherche de la Panthère rose; et La malédiction de la Panthère rose). En date du 22 janvier 1990, les recettes totales tirées de ces films atteignaient 8 168 000 $ au Canada seulement. Ce chiffre ne comprend pas les recettes générées par les reprises télédiffusées et la location des films vidéos domestiques.

Le film de la Panthère Rose comprenait aussi un générique animé qui a remporté l'oscar du meilleur court métrage d'animation en 1964. À la fin des années soixante et au début des années soixante-dix, un dessin animé a été créé pour la télévision. Au Canada, les recettes brutes tirées de ce dessin animé s'élevaient à 500 000  $US en date de mai 1989. Deux dessins animés spéciaux ont aussi été réalisés: Olympinks et Pink Panther Christmas Special, qui, au 1^er avril 1989, avaient rapporté 11 471 40 $US au Canada. Par ailleurs, la Panthère Rose a fait parler d'elle dans de nombreux articles, commerciaux et éditoriaux au Canada. Ayant ainsi souligné les faits pertinents entourant l'emploi répandu de la marque de commerce de l'intimée au Canada, je vais maintenant passer à l'analyse de la question de la confusion.

ANALYSE

La confusion est définie au paragraphe 6(2) de la Loi qui prévoit:

6. . . .

(2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

Le paragraphe 6(5) de la Loi expose les facteurs dont il faut tenir compte pour décider si une marque de commerce crée ou non de la confusion. Ce sont les suivants: a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. C'est à la partie demanderesse qu'il incombe d'établir qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion.

En examinant les critères énumérés ci-dessus, le juge Joyal a expressément conclu, dans la décision Polysar Ltd. c. Gesco Distributing Ltd.⁵⁵, qu'il ne fallait pas leur attribuer la même importance. Ce principe est particulièrement vrai lorsqu'on se penche sur des marques de commerce bien connues ou anciennes. Je reprends ses propos:

Le principe selon lequel les critères énumérés au paragraphe 6(5) n'ont pas tous le même poids est particulièrement pertinent en l'espèce. Chaque cas de confusion peut justifier qu'on accorde plus d'importance à l'un de ces critères . . .

Je tiens à faire une dernière observation. Il me semble qu'en ce qui concerne la nature des marchandises, le lien entre deux marques concurrentes doit faire l'objet d'un examen beaucoup plus rigoureux lorsqu'on compare une marque projetée à une marque établie depuis longtemps. La réputation d'une marque découle manifestement de son caractère distinctif, c'est-à-dire une combinaison de voyelles, de syllabes et de sons comportant une qualité inhérente qui évoque, non seulement les marchandises précises éventuellement énumérées dans l'enregistrement de la marque, mais aussi l'image qui s'attache à toutes les diverses activités exercées par son propriétaire. À mon avis, voilà ce qu'on entend essentiellement par l'expression "sens secondaire". À l'appui de ce principe directeur, je me contenterai de citer les affaires KODAK et VOGUE [. . .] J'avoue qu'aucune décision jurisprudentielle antérieure ne porte exactement sur la même question. Néanmoins, lorsqu'il s'agit d'une marque comme KODAK, en raison de son caractère distinctif inhérent, ou VOGUE, en raison de son influence prédominante dans le domaine de la mode, les tribunaux ont conféré une protection qui dépasse largement le domaine des appareils photo, d'une part, et celui des revues de mode, d'autre part.

Comme il ressort clairement de la décision rendue dans l'affaire Polysar, il n'est pas toujours nécessaire, dans le cas d'une marque de commerce distinctive et très répandue, que cette marque soit employée pour des marchandises similaires ou dans une industrie similaire pour que la confusion existe. Cependant, après avoir recensé la jurisprudence concernant les marques de commerce ou noms commerciaux bien connus ou célèbres, mon collègue déclare que les marques de commerce célèbres n'ont été protégées que lorsqu'on a conclu à l'existence d'un lien ou d'une similarité entre les produits ou les services. Je reconnais que c'est le cas dans bon nombre d'affaires qu'il a examinées, mais il n'en reste pas moins que, dans certaines affaires, des marques de commerce célèbres ont été protégées dans des contextes différents.

L'affaire Carson c. Reynolds⁵⁶ représente un exemple de cas où la Cour a conclu à l'existence de confusion en dépit de contextes différents. Dans cette affaire, le juge Mahoney a estimé que l'emploi de la marque "Here's Johnny" pour des remorques d'aisances, des toilettes extérieures démontables et des cabinets de toilette laissait supposer "[p]our beaucoup de gens vivant au Canada . . . un rapport avec l'appelant". L'appelant était, bien sûr, Johnny Carson du Tonight show . De même, dans l'affaire Danjaq, S.A. c. Zervas⁵⁷, le juge Lutfy a refusé d'accorder l'enregistrement des marques de commerce "007", "007 Pizza & Subs et dessin" et "007 Submarine & dessin" au motif qu'elles étaient susceptibles d'être confondues avec la marque de commerce de l'intimée dans le personnage de James Bond, l'agent 007. Dans cette affaire, le juge Lutfy a procédé à un examen approfondi du droit entourant la question des marques de commerce dans des contextes différents. Il y a lieu de citer ses remarques, aux pages 303 et 304:

De prime abord, on pourrait être attiré par la différence qui existe entre les marchandises et les services des parties et conclure que la marque de commerce de l'intimée est distinctive. L'intimée se propose toutefois d'employer sa marque de commerce avec d'autres produits de promotion. Fait encore plus significatif, l'intimé reconnaît qu'il [traduction] ". . . connaît relativement bien les films mettant en vedette BOND ou 007 et que, dans ces films, [il n'a] jamais vu 007 fournir des services de restauration". J'en conclus que l'intimée a adopté la marque 007 en étant au courant de l'emploi antérieur des marques de commerce de l'appelante. C'est de propos délibéré et non sans un certain rapport avec la célébrité dont jouit cette marque que l'intimée a choisi la marque 007. À mon avis, le public ne ferait pas nécessairement la distinction, au sens de l'article 2, entre, d'une part, la chaîne de restaurants 007 où se vendent des pizzas, des pâtes alimentaires et des sandwiches de type sous-marin et, d'autre part, les marchandises et les services de l'appelante. Dans ces conditions, il m'est impossible de conclure que les marques de l'intimée sont distinctives, même si elles ont été employées en liaison avec des marchandises essentiellement différentes.

Dans sa décision, le juge Lutfy cite la décision qu'a prononcée le juge Dubé dans l'affaire Glen- Warren Productions Ltd. c. Gertex Hosiery Ltd⁵⁸. Dans cette affaire aussi les marchandises et les services étaient totalement différents: une entreprise de bonneterie et un concours de beauté. Le juge Dubé a conclu qu'il risquait malgré tout d'y avoir encore confusion dans l'esprit des consommateurs dans la mesure où il était possible qu'ils croient que le concours de beauté Miss Canada avait endossé le produit de bonneterie de la demanderesse:

Même si la vente de bas-culottes ne semble pas, a priori, liée à un concours de beauté, j'estime que le consommateur pourra vraisemblablement penser que les organisateurs du concours Miss Canada ont approuvé, licencié ou parrainé l'utilisation de leur marque de commerce par une entreprise qui vend des bas-culottes sous la marque "MISS CANADA", ou supposer l'existence, entre la Hosiery et le concours de beauté Miss Canada, d'un lien commercial . . . Je suis donc porté à conclure que la Hosiery n'a pas réussi à démontrer que sa marque de commerce "MISS CANADA" distingue véritablement ses marchandises, ainsi qu'il lui incombait de le faire.

Mentionnons également l'affaire Conde Nast Publications Inc. c. Gozlan Brothers Ltd.⁵⁹ dans laquelle le juge Cattanach a conclu que l'utilisation du mot "vogue" dans la bijouterie de fantaisie créerait vraisemblablement de la confusion avec la marque de commerce "Vogue", employée pour le magazine. Bien qu'il ait fait remarquer qu'il y avait peut-être un certain rapport entre le monde de la mode et la bijouterie de fantaisie, je ne vois pas comment l'industrie de la mode est, d'une quelconque façon, plus susceptible d'être associée aux bijoux de fantaisie que les films d'Hollywood le sont avec des produits de beauté. Sa conclusion qu'un lien peut être fait entre les deux industries s'applique donc à la présente espèce. Il déclare [à la page 255]:

L'appelante publie un magazine de haute mode, elle est experte en modes, elle fabrique et vend des patrons de vêtements, elle est experte en accessoires de mode et elle consacre plusieurs pages de son magazine "Vogue" à des articles écrits par des connaisseurs quant à ce qui est en vogue et de bon goût. Il serait très facile pour l'appelante de s'engager dans la fabrication et la vente de bijoux comme elle s'est engagée dans la fabrication et la vente de patrons de vêtements. De plus, en arrivant à la conclusion sur les faits à laquelle il a abouti, l'agent qui a présidé l'audience reconnaît que l'usage simultané de la marque de commerce par l'appelante et l'intimée donne lieu à un état de doute et d'incertitude dans l'esprit de la clientèle.

Finalement, il existe un précédent anglais, Hack (Edward)—In the Matter of an Application to register a Trade Mark by⁶⁰, auquel le juge Cattanach renvoie dans sa décision et qu'il vaut la peine de signaler. Dans cette affaire, la Haute Cour de justice, Division de la Chancellerie, a accueilli un pourvoi présenté par les propriétaires de la marque de commerce "Black Magic", au motif qu'il existait un risque de confusion. La demanderesse voulait faire enregistrer le nom "Black Magic" pour des laxatifs. Ses laxatifs ne contenaient pas de chocolat. Il était en preuve que de grands magasins vendaient à la fois du chocolat et des laxatifs. La preuve indiquait aussi que Rowntree, le propriétaire de la marque de commerce "Black Magic", faisait également des pastilles pour la toux. À la page 102, le juge Morton expose le critère à appliquer pour décider s'il existe une confusion:

[traduction] Sans tenter de donner une définition exhaustive de ce que couvrent les mots "susceptible de créer de la confusion", je peux dire tout de suite qu'à mon avis, si des personnes qui entendent parler d'un laxatif appelé "Black Magic" . . . sont susceptibles de penser qu'un tel laxatif est produit par les opposants, alors la marque dont l'enregistrement est demandé est susceptible de créer de la confusion au sens de cet Article. J'estime également que, si de telles personnes vont vraisemblablement se poser la question à savoir si le laxatif est produit ou non par les opposants, la marque dont l'enregistrement est demandé est susceptible de créer de la confusion, parce qu'elle engendrera le doute ou l'incertitude dans l'esprit des gens.

Il ajoute, à la page 103, [traduction] "Le véritable critère consiste à savoir si l'utilisation de la marque en soi, de toutes les façons peuvant être considérées comme un emploi raisonnable de celle-ci, vise à induire en erreur ou à créer de la confusion".

Après avoir examiné la preuve, le juge Morton a estimé que les deux produits présentaient des similarités, savoir qu'ils étaient [traduction] "tous deux comestibles, solides et destinés à la consommation humaine". Il a conclu que [traduction ] "selon certains éléments de preuve, des personnes pourraient être induites en erreur en pensant que le laxatif "Black Magic" est fabriqué par MM. Rowntree, même si elles se sont assurées que le laxatif ne contenait pas de chocolat".⁶¹ En fait, tout en reconnaissant que la présence sur le marché de laxatifs à saveur chocolatée pourrait être préjudiciable, il affirme que la confusion repose réellement dans le fait qu'indépendamment de savoir si les laxatifs renferment du chocolat, certaines personnes penseraient qu'ils sont fabriqués par Black Magic [à la page 106]:

[traduction] J'estime qu'un grand nombre de personnes qui entendraient parler d'un laxatif qui s'appelle "Black Magic" ou verraient de la publicité sur un laxatif de ce nom seraient susceptibles de croire que ce laxatif est produit par la même compagnie que celle qui fabrique les chocolats "Black Magic". Si c'est le cas, selon moi, il y a confusion au sens de l'article II. Je pense qu'il y a un certain nombre d'autres personnes qui, sans arriver à la conclusion que le laxatif "Black Magic" est produit par la même personne que celle qui fabrique les chocolats "Black Magic", se demanderaient si ce sont ou non les mêmes personnes qui les fabriquent. Je crois également qu'il existe une possibilité que les gens qui achètent les laxatifs "Black Magic" dans un magasin aient l'impression, une fois ce produit acheté, que les laxatifs "Black Magic" sont fabriqués par la même personne que celle qui fabrique les chocolats "Black Magic".

Ainsi, c'est parce que la demanderesse avait décidé d'utiliser un nom pratiquement identique pour son produit que le juge Morton a conclu que le consommateur serait embrouillé.

Compte tenu de la popularité de la marque de commerce de l'intimée, de la période pendant laquelle elle a prévalu sur le marché canadien (plus de 30 ans) et de sa forte diversification (des dessins animés aux commerciaux pour du fibre de verre), je suis à peu près certain que permettre à l'appelante d'utiliser le nom "Pink Panther" créera une confusion pour le consommateur moyen. Ce dernier va probablement croire qu'il existe une association entre les produits de beauté vendus par l'appelante et la marque de l'intimée, à savoir que les produits sont vendus, approuvés ou endossés par l'intimée.

En arrivant à cette conclusion, je tiens compte de l'avertissement donné par mon collègue, savoir qu'"il faut accorder une certaine confiance au consommateur moyen". J'estime, toutefois, que dans la présente affaire il accorde une confiance excessive à l'appelante. Il est naïf de croire que la décision de l'appelante d'utiliser le nom "Pink Panther" n'était pas délibérée ou était sans rapport avec la notoriété de la marque. L'appelante croit certainement, tout comme moi, que le consommateur moyen va, en voyant le nom "Pink Panther" sur les produits de beauté, à tout le moins se rappeler la marque de l'intimée et associer ses produits avec elle. À la seule vue de ces mots, le consommateur moyen va se demander si l'intimée n'est pas la personne qui fait la promotion de ces produits.

Dans sa décision, toutefois, mon collègue prétend que, tant que l'image de la Pink Panther n'est pas associée à ces mêmes mots, il n'y a pas contrefaçon. À mon avis la distinction qu'il fait entre les mots et les images est arbitraire. Le fait de voir les mots Mickey Mouse ou Donald Duck évoque une image de ces personnages de Disney dans l'esprit du consommateur, qui l'amène à croire que Disney est associé au produit. Le nom Pink Panther apposé sur une bouteille de shampoing aura le même effet. Toutefois, en conséquence de la décision de mon collègue, les mots eux-mêmes ne sont plus protégés. À mon avis, les créateurs de ces noms et des images qu'ils évoquent ne pourront qu'y voir un avertissement à la vigilance, la balance entre la protection offerte par une marque de commerce et la libre concurrence ayant basculé en faveur de celui qui contrefait.

Je suis d'avis de rejeter l'appel. J'estime que c'est à bon droit que le juge de première instance a conclu que la marque de commerce projetée de l'appelante risque de créer de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'intimée compte tenu de la grande ressemblance qui existe entre elles et de l'emploi répandu de la marque de l'intimée, "The Pink Panther".

¹ L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi).

² Dossier d'appel, vol. XI, à la p. 1794.

³ Ibid., à la p. 1803.

⁴ Ibid., à la p. 1798.

⁵ (1990), 34 C.P.R. (3d) 135 (C.O.M.C.), à la p. 140.

⁶ Krazy Glue, Inc. c. Grupo Cyanomex, S.A. de C.V. (1992), 45 C.P.R. (3d) 161 (C.F. 1^re inst.), à la p. 169; Choice Hotels International Inc. c. Hotels Confortel Inc. (1996), 67 C.P.R. (3d) 340 (C.F. 1^re inst.), à la p. 344.

⁷ (1996), 67 C.P.R. (3d) 216 (C.F. 1^re inst.), aux p. 233 et 234.

⁸ Eno v. Dunn (1890), 15 App. Cas. 252 (HL).

⁹ Freed & Freed Ltd. v. Registrar of Trade Marks et al. [1950] R.C.É. 431.

¹⁰ (1982), 61 C.P.R. (2d) 53 (C.F. 1^re inst.).

¹¹ Ibid., à la p. 57.

¹² Voir l'article de Gordon F. Henderson, "An Overview of Intellectual Property" dans Trade-Marks Law of Canada , Gordon F. Henderson (éd.) (Toronto: Carswell, 1993), aux p. 3 et 4.

¹³ Sinclair (John) Ld.—In the Matter of a Trade Mark of (1932), 49 R.P.C. 123 (Ch. D.).

¹⁴ Bowden Wire Ld. v. Bowden Brake Co. Ld. (1914), 31 R.P.C. 385 (H.L.).

¹⁵ Pinto v. Badman (1891), 8 R.P.C. 181 (C.A.).

¹⁶ Voir Henderson, précité, note 6, à la p. 9.

¹⁷ Ibid., à la p. 10.

¹⁸ Voir l'article de M^me le juge Beverley McLachlin, "Intellectual Property"What's it all About?", dans Trade-Marks Law of Canada , Gordon F. Henderson (éd.) (Toronto: Carswell, 1993), à la p. 397.

¹⁹ [1931] R.C.É. 64.

²⁰ Ibid., à la p. 67.

²¹ (1988), 19 C.I.P.R. 69 (C.F. 1^re inst.).

²² (1988), 19 C.I.P.R. 307 (C.F. 1^re inst.).

²³ (1981), 55 C.P.R. (2d) 39 (C.A.F.).

²⁴ Ibid., à la p. 44.

²⁵ Cartier, précité, note 21, à la p. 91.

²⁶ (1986), 11 C.I.P.R. 147 (C.F. 1^re inst.).

²⁷ Ibid., aux p. 151 et 152.

²⁸ (1995), 64 C.P.R. (3d) 79 (C.F. 1^re inst.).

²⁹ (1990), 33 C.P.R. (3d) 454 (C.F. 1^re inst.).

³⁰ Ibid., à la p. 468.

³¹ (1987), 11 C.I.P.R. 313 (C.F. 1^re inst.).

³² Ibid., à la p. 316.

³³ (1985), 4 C.P.R. (3d) 569 (C.O.M.C.).

³⁴ (1986), 8 C.I.P.R. 232 (C.F. 1^re inst.); conf. sur ce point par [1987] 3 C.F. 544 (C.A.).

³⁵ (1985), 6 C.P.R. (3d) 289 (C.F. 1^re inst.).

³⁶ Ibid., à la p. 298.

³⁷ Voir aussi Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstering Ltd. (1980), 110 D.L.R. (3d) 189 (C.F. 1^re inst.).

³⁸ (1986), 10 C.I.P.R. 267 (C.F. 1^re inst.); conf. par (1988), 19 C.P.R. (3d) 331 (C.A.F.).

³⁹ Ibid., à la p. 278.

⁴⁰ (1980), 53 C.P.R. (2d) 130 (C.F. 1^re inst.).

⁴¹ Ibid., à la p. 134.

⁴² Précité, note 29, à la p. 466.

⁴³ Ibid., à la p. 467.

⁴⁴ [1995] 1 C.F. 614 (C.A.).

⁴⁵ Ibid., à la p. 628.

⁴⁶ (1978), 39 C.P.R. (2d) 32 (C.F. 1^re inst.).

⁴⁷ Ibid., aux p. 38 et 39.

⁴⁸ Playboy Enterprises, Inc. c. Astro Tire & Rubber Co. of Canada Ltd. (1978), 46 C.P.R. (2d) 87 (C.O.M.C.).

⁴⁹ Précité, note 22.

⁵⁰ Précité, note 21.

⁵¹ Voir Wedgwood plc c. Thera Holding Ltd. (1987), 18 C.I.P.R. 209 (C.O.M.C.).

⁵² Seagram, précité, note 29, aux p. 467 et 468.

⁵³ [1985] 1 C.F. 406 (C.A.).

⁵⁴ L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi).

⁵⁵ (1985), 6 C.P.R. (3d) 289 (C.F. 1^re inst.), aux p. 298 et 299.

⁵⁶ [1980] 2 C.F. 685 (1^re inst.).

⁵⁷ (1997), 75 C.P.R. (3d) 295 (C.F. 1^re inst.).

⁵⁸ (1990), 29 C.P.R. (3d) 7 (C.F. 1^re inst.), aux p. 12 et 13.

⁵⁹ (1980), 49 C.P.R. (2d) 250 (C.F. 1^re inst.).

⁶⁰ (1941), 58 R.P.C. 91 (H.C.J.).

⁶¹ Ibid., à la p. 106.