T-1115-74
Bruno Gerussi, Allan McFee et Gary Dunford,
faisant affaire sous le nom de Captain Canada
Productions Co. (Appelants)
c.
Le registraire des marques de commerce (Intimé)
Division de première instance, le juge Maho-
ney—Toronto, le 26 septembre; Ottawa, le 3
octobre 1974.
Marques de commerce—Demande—Fallait-il utiliser la
formule 1 ou la formule 4--Actions successives du registrai-
re—Demande finalement rejetée—Infirmée en appel—Règles
relatives aux marques de commerce, D.O.R.S., Codification
1955, p. 3103, 35, 36d), 37b), Ann. II, Formules 1, 4.
Dans leur demande originaire du 10 novembre 1970, les
appelants ont utilisé la formule 1 (demande d'enregistrement
d'une marque de commerce déjà employée) plutôt que la
formule 4 (demande d'enregistrement d'une marque de com
merce projetée). Ils ont exprimé leur intention d'employer la
marque de commerce en liaison avec certains services et
marchandises spécifiés, à compter du 7 octobre 1970, date
de la signature de la demande. Sur réception de la demande,
le registraire l'a classée comme demande de marque de
commerce projetée. Par la suite le registraire demanda aux
requérants de réviser leur demande en la convertissant en
demande d'enregistrement de marque de commerce déjà
employée au Canada. Cette révision, acceptée par le regis-
traire à titre de modification de la demande originaire, était
faite suivant la formule 1, précisant que la marque de
commerce avait été employée au Canada en liaison avec des
services et marchandises spécifiés, depuis le 7 octobre 1970.
La demande révisée a été annoncée et une déclaration
d'opposition produite; des preuves ont été soumises par les
appelant et l'opposant. Le 22 janvier 1974, les appelants
produisirent une autre demande suivant la formule 4, desti
née à modifier une nouvelle fois la demande en précisant
qu'il s'agissait d'une demande d'enregistrement d'une
marque de commerce proposée. L'intimé rejeta cette
demande.
Arrêt: l'appel de la décision du registraire est accueilli; la
demande originaire, quoique présentée suivant une formule
non appropriée qui normalement méritait des éclaircisse-
ments, était manifestement une demande d'enregistrement
d'une marque projetée. La Règle 36d) était impérative. La
modification de la demande, pour la faire porter sur une
marque de commerce employée au Canada, était nulle, ainsi
que les procédures subséquentes. La Règle 37b) n'empê-
chait pas la modification du 22 janvier 1974, même si l'on
pouvait l'interpréter comme changeant la date de premier
usage figurant dans la demande originaire.
APPEL.
AVOCATS:
L. Morphy pour les appelants.
R. W. Côté pour l'intimé.
PROCUREURS:
Rogers, Bereskin et Parr, Toronto, pour les
appelants.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés par
LE JUGE MAHONEY: Cet appel porte sur le
refus de l'intimé de permettre une modification
à la demande d'enregistrement en question, ce
qui aurait eu pour effet de convertir une
demande fondée sur l'emploi en une demande
fondée sur l'emploi projeté.
Dans la demande originaire produite, les
appelants se sont conformés à la formule 1 au
lieu de remplir la formule 4 de l'annexe II des
Règles relatives aux marques de commerce'. La
formule 1 vise une demande d'enregistrement
d'une marque de commerce déjà employée au
Canada alors que la formule 4 une demande
d'enregistrement d'une marque de commerce
projetée. En se conformant à la formule 1, les
appelants ont déclaré qu'ils avaient l'intention
d'employer la marque de commerce en liaison
avec certains services et marchandises spécifiés
«à compter du 7 octobre 1970», date de signa
ture de la demande. La réception de la demande
et son dépôt comme demande d'enregistrement
d'une marque de commerce projetée eurent lieu
le 25 novembre 1970.
Le 28 avril 1971, l'intimé avisait les appelants
que leur demande était en état d'être examinée
et que:
[TRADUCTION] Il paraît que vous auriez dû faire votre
demande selon la formule 1 (demande d'enregistrement
d'une marque de commerce employée au Canada) et non
suivant la formule 4 (demande d'enregistrement d'une
marque de commerce projetée) puisque le requérant, dans sa
demande, a indiqué le 7 octobre 1970 comme date de
premier usage. La date de production de la présente
demande est le 10 novembre 1970.
Puis, après avoir traité d'une autre irrégularité
sans importance dans cet appel, l'intimé
concluait:
[TRADUCTION] Une demande revisée est donc nécessaire.
D.O.R.S., Codification 1955,p. 3103.
Les appelants ont signé une nouvelle
demande, datée du 11 mai 1971, que l'intimé
accepta. Elle était faite suivant la formule 1,
déclarant que la marque de commerce «a été
employée au Canada» en liaison avec les servi
ces et marchandises spécifiés «depuis le 7 octo-
bre 1970». Cette nouvelle demande a été consi-
dérée comme une modification de la première;
on ne lui a pas assigné un autre numéro ni une
autre date de production. La demande a été
annoncée et une déclaration d'opposition pro-
duite; des preuves à ce sujet ont été produites
tant par les appelants que par l'opposant.
Cette procédure a beaucoup traîné. Finale-
ment, avant que l'intimé n'ait statué sur la
demande et l'opposition, les appelants ont pro-
duit, le 22 janvier 1974, une autre demande,
suivant la formule 4. Elle avait pour but de
modifier une nouvelle fois la demande, pour
bien montrer qu'il s'agissait d'une demande
d'enregistrement d'une marque de commerce
projetée et non d'une marque employée au
Canada à la date de production de la demande
originaire. Le refus de l'intimé d'accepter cette
modification a conduit au présent appel.
Les dispositions applicables des Règles relati
ves aux marques de commerce sont les
suivantes:
35. Sauf dans les cas prévus aux règles 36 et 37, une
demande peut être modifiée soit avant, soit après l'annonce.
36. La modification d'une demande d'enregistrement
d'une marque de commerce n'est jamais permise si elle a
pour objet
en de changer une demande n'alléguant pas qu'on s'est
servi de la marque de commerce ou qu'on l'a révélée au
Canada avant la production de la demande, en une
demande qui contient l'une ou l'autre de ces allégations,
où
37. La modification d'une demande d'enregistrement
d'une marque de commerce n'est pas permise après l'an-
nonce, si elle a pour objet
b) de changer une date de premier emploi ou révélation,
au Canada, de la marque de commerce.
A mon avis, la demande originaire, quoique sa
présentation sur une formule non appropriée
nécessitât des éclaircissements, était manifeste-
ment une demande d'enregistrement d'une
marque projetée. La Règle 36d) est impérative.
La modification de la demande d'enregistre-
ment, pour la faire porter sur une marque de
commerce employée au Canada, était nulle en
entraînait la nullité de toutes les procédures qui
en découlaient, y compris l'annonce. Ceci étant,
la Règle 37 b) n'empêche pas la modification
proposée le 22 janvier 1974, même si, comme le
soutient l'intimé, cette modification peut être
interprétée comme changeant la date de premier
usage figurant dans la demande originaire.
Cet appel est donc accueilli. Je suis arrivé à la
conclusion qu'il s'agit d'un cas type où les par
ties doivent supporter leurs frais. Les appelants
sont responsables de la confusion initiale et ils
ont attendu plus de trois ans avant de prendre
les mesures nécessaires pour y mettre fin.
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